MLaw Simone Küng, Rechtsanwältin

Am 31. Januar 2020 ist die UK aus der Europäischen Union ausgetreten. Bis zum 31. Dezember 2020 galt noch eine Übergangsphase (sog. «Withdrawal Agreement»), während welcher die Regeln der EU für die UK noch weiterhin Geltung hatten. Was gilt nun ab dem 1. Januar 2021, nachdem diese Übergangsphase abgelaufen ist?

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I. WAS GESCHIEHT MIT MEINER UNIONSMARKE?

Eine Unionsmarke (kurz EUTM) bietet Schutz in der gesamten EU. Mit einer einzigen Markenanmeldung (sei dies über das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum, kurz EUIPO, oder über eine internationale Registrierung bei der World Intellectual Property Organisation, kurz WIPO) kann folglich um Markenschutz für die gesamte EU ersucht werden. Nachdem die UK nun aus der EU ausgetreten ist, stellt sich die Frage, wie mit Unionsmarken zu verfahren ist, die vor dem Brexit registriert worden sind. Klar ist, dass neue Anmeldungen von Unionsmarken keinen Schutz mehr für die UK bewirken. Soll die Marke auch in der UK geschützt werden, ist eine separate Markenanmeldung oder eine separate Ausdehnung der Basismarke im Rahmen einer IR-Marke auf die UK unausweichlich.

Unionsmarken, die aber noch vor dem 1. Januar 2021 registriert worden sind, werden vom Intellectual Property Office der UK (kurz UK IPO) automatisch und gebührenfrei in vergleichbare nationale Marken (sog. «comparable trade marks») umgewandelt, was jedoch für jede Marke individuell überprüft werden sollte. Das Hinterlegungsdatum sowie eine allfällige Seniorität werden dabei übernommen. Auch die zehnjährige Laufzeit des Markenschutzes richtet sich nach dem Schutzablaufdatum der Unionsmarke. Es handelt sich dabei also quasi um einen britischen Zwilling der Unionsmarke. Diese Marken sind auch unabhängig von der internationalen Registrierung und unterliegen fortwährend dem britischen Recht. Die Verwaltung dieser umgewandelten Marken geschieht inskünftig direkt über die britischen Behörden (UK IPO). Dabei spielt es keine Rolle, ob die Unionsmarke direkt bei der EUIPO oder über die WIPO registriert wurde.

Die Umwandlung in eine vergleichbare nationale Marke hat im Weiteren zur Folge, dass für diese ein britischer Vertreter zu bestellen ist. Hierfür wird immerhin eine dreijährige Übergangsfrist (ab 31. Dezember 2020) gewährt, wobei das UK IPO derweil offensichtlich nicht dazu verpflichtet ist, die Markeninhaber auf den Fristablauf jeweils hinzuweisen. Erfolgt die Vertreteranpassung nicht rechtzeitig, besteht die Gefahr, dass der Markeninhaber nicht mehr über wichtige Neuerungen vom UK IPO informiert wird.

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II. WAS GESCHIEHT MIT PENDENTEN EU-MARKENEINTRAGUNGSGESUCHEN?

Wurde bei der EUIPO noch vor dem 1. Januar 2021 ein Gesuch um eine Unionsmarke eingereicht und hat das Amt nach wie vor noch nicht über die Registrierung entschieden, so hat man nach wie vor die Chance, das Datum der ursprünglichen EU-Benennung (Hinterlegungsdatum, Priorität) zu erhalten. Hierfür muss allerdings noch bis Ende September 2021 eine nationale Markeneintragung beim UK IPO beantragt werden, wobei das Markeneintragungsgesuch immerhin noch eingeschränkt werden kann. Dabei wird die Marke von der UK IPO geprüft und es fallen Gebühren nach den nationalen Tarifen an. Analoges gilt für internationale Registrierungen bzw. nachträgliche Benennungen der EU, welche noch vor dem 1. Januar 2021 beantragt wurden. Hier wird die neunmonatige Frist ab der internationalen Registrierung / der nachträglichen Benennung gerechnet.

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III. VERLÄNGERUNG DER MARKENRECHTE ÜBER DAS MADRIDER SYSTEM?

Nachdem der Brexit nun also eine «vergleichbare nationale Markeneintragung» in der UK bewirkt, die selbständig besteht und sich nach dem britischen Recht richtet, können die Markenrechte nicht über die Verlängerung der EU-Marke / der IR-Marke mit Benennung der EU erfolgen. Sämtliche internationalen Registrierungen mit EU-Bezeichnung, die nach dem 1. Januar 2021 ablaufen, müssen direkt beim UK IPO erneuert und bezahlt werden. Dabei spielt es keine Rolle, wenn die Verlängerungsgebühr für die Unionsmarke bereits vor dem 1. Januar 2021 bezahlt wurde, wenn der Markenschutz erst nach dem 1. Januar 2021 abläuft. Läuft der Markenschutz für die vergleichbare britische Marke innert den ersten sechs Monaten nach dem 1. Januar 2021 ab, so informiert das UK IPO die Markeninhaber bzw. dessen Vertreter am Tag des Ablaufdatums und gewährt jeweils eine sechsmonatige Verlängerungsfrist.

Durch die Umwandlung in eine vergleichbare britische Marke kann die Markenverlängerung des britischen «Zwillings» nicht über die WIPO vorgenommen werden, womit die Vorteile der zentralen Verwaltung nach dem Madrider System verloren gehen. Es besteht hingegen die Möglichkeit, die Vorteile des Madrider System über Art. 4^bis Madrider Protokoll wieder zurückzuerlangen, indem die vergleichbare nationale Markeneintragung in der UK durch eine internationale Registrierung ersetzt wird. Hierfür müsste beim UK IPO ein entsprechender Antrag gestellt werden. Dabei gilt es allerdings unbedingt zu bedenken, dass dies eine erneute Markenprüfung beim UK IPO auslöst und die Marke erneut publiziert wird, was eine neue Widerspruchsfrist auslöst.

Wurde in der Vergangenheit hingegen eine Marke über das Madrider Markensystem mit Schutzwirkung für die UK (und nicht EU) angemeldet, hat der Brexit keinen Einfluss auf die Markenrechte.

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IV. RECHTSERHALTENDER GEBRAUCH DER MARKE?

Wie die Schweiz sieht auch die UK eine Benutzungsschonfrist von 5 Jahren vor. Anschliessend kann der Markeninhaber zur Belegung des rechtserhaltenden Gebrauchs aufgefordert werden. Bei den Marken, die in vergleichbare britische Marken umgewandelt wurden, wird die Benutzung der Marke vor dem 1. Januar 2021 in der EU noch angerechnet. Anschliessend hat der Gebrauch der Marke in der EU keinen Einfluss mehr auf die Gebrauchspflicht in der UK. Dies bedeutet, dass der Inhaber einer vergleichbaren britischen Marke diese nun auch tatsächlich in der UK nutzen muss, ansonsten wird sie angreifbar. Umgekehrt gilt es zu beachten, dass allein die Nutzung der Marke in der UK inskünftig natürlich keinen rechtserhaltenden Gebrauch für Unionsmarken mehr bewirken kann.  

Inhaber einer Unionsmarke sollten folglich ihre Markenstrategie überprüfen. Insbesondere gilt es abzuwägen, ob ein Schutz in der UK tatsächlich gewollt ist. Soll der Markenschutz auch in der UK aufrechterhalten werden, so muss die vergleichbare britische Marke neu in die Überwachung mitaufgenommen werden, ein UK-Vertreter bestellt werden und es sollten Nachweise für die Nutzung der Marken in der UK gesammelt werden. Ist zudem noch ein Gesuch auf Eintragung einer Unionsmarke hängig, welches vor dem 1. Januar 2021 eingereicht wurde, so gilt es die entsprechenden Umwandlungsfristen zu beachten. Wurde die Unionsmarke sodann über das Madridersystem angemeldet, gilt es dringend zu beachten, dass die vergleichbare britische Marke grundsätzlich nicht über die WIPO verlängert werden kann, sondern diese separat über das UK IPO zu erfolgen hat, inkl. zusätzlichen Gebühren.

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29. April 2021 / MLaw Simone Küng

MLaw Simone Küng, Rechtsanwältin

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Am 25. September 2020 hat das Schweizer Parlament dem Entwurf zur Totalrevision des Datenschutzgesetzes (DSG) verabschiedet. Es wird voraussichtlich am 1. September 2023 in Kraft treten. Da das revidierte Datenschutzgesetz keine Übergangsfrist für die neu in Kraft tretenden Regelungen vorsieht, sollten die Anpassungen frühzeitig umgesetzt werden. Insgesamt beinhaltet das revidierte Datenschutzgesetz eine Verschärfung der bisherigen Bestimmungen. Zurückzuführen ist die Revision insbesondere auf internationale Abkommen mit der EU. Nachdem das Schutzniveau des schweizerischen Datenschutzgesetzes erheblich tiefer war, als dasjenige der EU, drohte die Schweiz als nicht angemessen regulierter Drittstaat qualifiziert zu werden, was erhebliche Schwierigkeiten im internationalen Datenaustausch mit sich gebracht hätte. Dies erklärt sodann auch die auffallende Angleichung des Schweizer Datenschutzrechts an die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der EU.

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I. RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH

Mit der Einführung des neuen Datenschutzgesetzes kommt analog zum Kartellrecht und zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) das Auswirkungsprinzip zum Tragen (Art. 3 revDSG). Demnach unterliegen auch Unternehmen mit ausländischem Sitz dem schweizerischen Datenschutzgesetz, wenn sich die Datenbearbeitung von Personendaten auf die Schweiz auswirkt. Wann sich eine Datenbearbeitung auf die Schweiz «auswirkt», ist im neuen Gesetz nicht definiert. Es dürften allerdings analoge Kriterien zur DSGVO herangezogen werden, womit das Angebot von Waren oder Dienstleistungen an Personen in der Schweiz ausreicht, damit das neue Datenschutzrecht der Schweiz greift. Liefert bspw. ein ausländisches Unternehmen seine Produkte auch in die Schweiz, so dürfte die Bearbeitung der Personendaten des Schweizer Kunden dem neuen Datenschutzgesetz unterstehen.

Unterliegt die Datenbearbeitung eines ausländischen Unternehmens dem schweizerischen Datenschutzrecht, so kann das Unternehmen unter Umständen dazu verpflichtet werden, eine Vertretung in der Schweiz zu bezeichnen, wie dies bereits die DSGVO für Drittstaaten analog vorsieht.

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II. DATEN JURISTISCHER PERSONEN UND BESONDERS SCHÜTZENSWERTE PERSONENDATEN

Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes sind grundsätzlich nur auf die Bearbeitung von Personendaten anwendbar, sofern mittels den erfassten Daten ein Bezug oder eine Aussage zu einer bestimmten, individualisierbaren Person enthalten ist. Bisher gehörten hierzu auch Daten über juristische Personen. Mit der Revision des Datenschutzgesetzes fällt die Bearbeitung von Daten über juristische Personen nicht mehr unter dessen Anwendungsbereich (Art. 5 lit. a revDSG). Dies betrifft allerdings nur Daten über die juristische Person an sich. Auf die Daten über natürliche Personen eines Unternehmens (wie bspw. deren Mitarbeiter), kommt aber nach wie vor das Datenschutzrecht zur Anwendung.

Die aktuelle Fassung des Datenschutzgesetzes qualifiziert die religiösen, weltanschaulichen, politischen oder gewerkschaftlichen Ansichten oder Tätigkeiten, die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Rassenzugehörigkeit, Massnahmen der sozialen Hilfe, administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen als besonders schützenswerte Personendaten (Art. 3 lit. c DSG). Neu gelten auch Daten zur Ethnie sowie genetische und biometrische Daten als besonders schützenswert (Art. 5 lit. c revDSG). Für besonders schützenswerte Personendaten gelten insbesondere erhöhte Anforderungen an die Einwilligung der betroffenen Personen zu deren Bearbeitung.

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III. BETROFFENENRECHTE

Mit Art. 6 Abs. 4 revDSG wird die Pflicht zur Vernichtung oder Anonymisierung der Personendaten eingeführt. Sobald diese zum Zweck der Datenbearbeitung nicht mehr erforderlich sind, müssen sie vernichtet oder zumindest anonymisiert werden. Dies bedingt wiederum, dass vorab eine Aufbewahrungsdauer für die erhobenen Personendaten festgelegt wird.

In Art. 25 revDSG findet sich neuerdings das Auskunftsrecht, welches heute noch in Art. 8 DSG geregelt ist. Nach wie vor sollen Betroffene hierüber Auskunft über die sie betreffenden Datenbearbeitungen erhalten. Unter bestimmten Umständen kann das Auskunftsrecht aber eingeschränkt werden, wenn überwiegende Interessen vorliegen (Art. 26 revDSG).

Im Weiteren erhalten betroffene Personen ein Recht auf Datenherausgabe und -übertragung («Datenportabilität», Art. 28 revDSG) sowie ein Widerspruchsrecht. Das Recht auf Datenherausgabe und -übertragung ist insofern beschränkt, als die Rechteausübung stets verhältnismässig sein muss und die Herausgabe der Daten in einem gängigen elektronischen Format erfolgen darf. Das Widerspruchsrecht hingegen nimmt Bezug auf automatisierte Einzelentscheidungen (Profiling). Die betroffene Person kann verlangen, dass das Profiling von einer natürlichen Person wiedererwägt wird (vgl. die Ausführungen zum Profiling).

Neu wurde das Berichtigungsrecht unter Art. 28 Abs. 1 revDSG bei den Rechtsansprüchen Betroffener geregelt, welches sich bisher ohnehin vom Grundsatz der Richtigkeit der Daten ableiten liess.

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IV. PROFILING («AUTOMATISIERTE EINZELENTSCHEIDE»)

Unter «Profiling» wird eine ausschliesslich automatisierte Entscheidfindung verstanden. Typisches Beispiel sind insbesondere Onlineshops, die das Surfverhalten ihrer Nutzer analysieren und diesen dann Kaufempfehlungen präsentieren. Neu unterscheidet das revidierte Datenschutzgesetz zwischen (gewöhnlichem) Profiling und «Profiling mit hohem Risiko». Gemäss Art. 5 lit. g revDSG liegt ein hohes Risiko vor, wenn die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Person besonders gefährdet sind, indem das Profiling zu einer Verknüpfung von Daten führt, die eine Beurteilung wesentlicher Aspekte der Persönlichkeit einer natürlichen Person erlaubt.

Eine ausdrückliche Einwilligung durch die betroffene Person ist für das Profiling nach wie vor nicht erforderlich. Es gilt allerdings weiterhin, dass bei einer persönlichkeitsverletzenden Datenbearbeitung eine Einwilligung oder ein Rechtfertigungsgrund für die Datenbearbeitung bzw. das Profiling erforderlich ist. Liegt ein «Profiling mit hohem Risiko» vor, so muss die Einwilligung eine ausdrückliche sein.

Betroffene können u.U. verlangen, dass die automatisierte Entscheidfindung durch eine natürliche Person überprüft wird. Als klassisches Beispiel dürfte hier die Bonitätsprüfung dienen (bspw. bei der Vergabe eines Leasingvertrages). Sollte die Bonitätsprüfung negativ ausfallen, kann die betroffene Person eine Überprüfung durch eine natürliche Person verlangen, sofern sie vorgängig nicht ausdrücklich einer vollständig automatisierten Entscheid-findung zugestimmt hat. Bezüglich einer allfälligen Bonitätsprüfung ist ergänzend anzumerken, dass deren Durchführung unter dem revidierten Datenschutzgesetz nur noch unter strengen Voraussetzungen zulässig ist (Art. 30 Abs. 2 lit. c revDSG).

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V. PFLICHTEN FÜR DATENSCHUTZVERANTWORTLICHE IM EINZELNEN

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1) INFORMATIONSPFLICHT

Neu greift eine verschärfte Informationspflicht (Art. 19 revDSG). Demnach müssen betroffene Personen i.S. der Transparenz vorab über die beabsichtigte Datenbearbeitung informiert werden. Die Informationspflicht umfasst im Wesentlichen Angaben über die Bearbeitungszwecke, die verantwortliche Person der Datenbearbeitung (sofern eine solche ernannte wurde) sowie über die Empfänger bei Übermittlung von Daten und auch über eine etwaige Übermittlung ins Ausland (inkl. Information über die Rechtsgrundlage für Exporte in unsichere Länder). Zudem wird wohl über eine allfällige automatisierte Entscheidung oder andere Profiling-Massnahmen zu informieren sein. Diese Informationspflicht dürften die Verantwortlichen durch die Publikation / Abgabe einer rechtsgenüglichen Datenschutzerklärung nachkommen.

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2) DATENVERARBEITUNGSVERZEICHNIS

Neu sind Verantwortliche verpflichtet, ein Verzeichnis über die Datenbearbeitungstätigkeiten zu führen (Art. 12 revDSG), was einen erheblichen Aufwand mit sich bringen kann. Hingegen dürfte der Bundesrat für KMUs Erleichterungen zum Datenverarbeitungsverzeichnis vorsehen (Art. 12 Abs. 5 revDSG). Das Datenverarbeitungs-verzeichnis soll einen Überblick über die wichtigsten unternehmensinternen Datenverarbeitungsprozesse beinhalten und muss regelmässig aktualisiert werden. Die notwendigen Mindestangaben sind in Art. 12 Abs. 2 revDSG aufgeführt.

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3) DATENSCHUTZFOLGEABSCHÄTZUNG («DSFA»)

Soll unternehmensintern eine neue Datenbearbeitung eingeführt werden, besteht neuerdings eine Pflicht zur Vornahme von Datenschutz-Folgenabschätzungen (kurz: «DSFA»), sofern die fragliche Datenbearbeitung ein hohes Risiko für die betroffene Person mit sich bringen kann (Art. 20 Abs. 1 revDSG). Sie muss insbesondere Erwägungen über die Risiken der geplanten Datenbearbeitungen beinhalten, sowie allfällige Massnahmen vorsehen, mit welchen diesen begegnet werden kann. Führt die DSFA zum Ergebnis, dass die Datenbearbeitung ein hohes Risiko für die betroffenen Personen mit sich bringt, so besteht eine vorgängige Konsultationspflicht beim EDÖB (Art. 21 Abs. 1 revDSG, wobei Ausnahmen bestehen, wenn ein unternehmensinterner Datenschutzberater vorgängig konsultiert wurde).

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.4) «PRIVACY BY DESIGN» UND «PRIVACY BY DEFAULT»

Unter «privacy by design» (vgl. Art. 7 revDSG) ist die Pflicht zur Gewährleistung eines rechtsgenüglichen Datenschutzes in der Gestaltung von Systemen zu verstehen. Dies bedeutet, dass alle zumutbaren technischen und organisatorischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden müssen, um die aufbewahrten Personendaten i.S. von Art. 6 revDSG zu schützen. «privacy by design» ergänzt Art. 7 DSG, welcher neu in Art. 8 revDSG geregelt ist und auf die Datensicherheit im engeren Sinne Bezug nimmt.

«privacy by default» (vgl. Art. 7 Abs. 3 revDSG) verpflichtet Verantwortliche im Weiteren, den Datenschutz durch Voreinstellungen zu gewährleisten. Sollte also ein Verantwortlicher mehrere Möglichkeiten der Datenbearbeitung vorsehen und die Auswahl hierüber den betroffenen Personen überlassen, so haben die Voreinstellungen grundsätzlich eine möglichst geringfügige Datenbearbeitung vorzusehen. Die betroffene Person kann dann selbstverständlich auch in eine weitergehende Datenbearbeitung einwilligen.

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5) AUFTRAGSBEARBEITUNG

Gemäss Art. 5 lit. k revDSG gilt als Auftragsbearbeiter, wer im Auftrag eines Verantwortlichen Personendaten bearbeitet. Erforderlich ist, dass der Auftragszweck in der Bearbeitung von Personendaten liegt (bspw. externe Lohnbuchhaltung). Ist die Datenbearbeitung lediglich ein Mittel zur Auftragserfüllung, so liegt keine Auftragsbearbeitung vor.

Wird ein Auftragsbearbeiter eingesetzt, muss der Verantwortliche dafür sorgen, dass der Auftragsbearbeiter die Daten nur so bearbeitet, wie der Verantwortliche selbst dazu berechtigt wäre (Art. 9 revDSG). Der Auftragsbearbeiter darf die Daten also nicht zu seinem eigenen Zweck bearbeiten. Der Verantwortliche ist mithin nicht nur für die eigene Datenbearbeitung, sondern auch für diejenige des Auftragsbearbeiters in der Pflicht. Um sich rechtsgenüglich abzusichern, ist der Abschluss einer Auftragsbearbeitungsvereinbarung ratsam. Neu ist sodann, dass die Weitergabe der Daten an einen Subunternehmer eine vorgängige Genehmigung durch den Verantwortlichen erfordert.

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6) MELDEPFLICHT: DATA BREACH

Liegt eine Datenschutzverletzung vor (bspw. Datenverluste oder wenn Daten Unbefugten offengelegt / zugänglich gemacht wurden), hat der Verantwortlich diese dem EDÖB unverzüglich zu melden, sofern diese voraussichtlich ein grosses Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der Betroffenen birgt (Art. 22 revDSG). Die Verletzung der Datensicherheit muss der betroffenen Person im Übrigen nur mitgeteilt werden, sofern dies zu ihrem Schutz erforderlich ist oder vom EDÖB verlangt wird. Im Unterschied zur DSGVO sieht das revDSG keine starre 72-Stunden-Meldefrist und keine Protokollierungspflicht vor.

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7) BERUFSGEHEIMNIS

Für geheime, besonders schützenswerte Personendaten oder Persönlichkeitsprofile sieht das aktuelle Datenschutzgesetz bereits eine berufliche Schweigepflicht vor (Art. 35 DSG). Neuerdings gilt die berufliche Schweigepflicht für sämtliche geheimen Personendaten, von denen jemand bei der Ausübung eines Berufes Kenntnis erlangt hat, der die Kenntnis solcher Daten erfordert (Art. 62 revDSG). Damit wurde de facto eine Schweigepflicht für alle Berufstätigen eingeführt. Der Verstoss gegen das Berufsgeheimnis kann mit Busse bis zu CHF 250’000.00 geahndet werden.

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VI. DATENTRANSFER INS AUSLAND

Werden Daten ins Ausland übermittelt, so muss entsprechend darüber informiert werden (Art. 19 Abs. 4 revDSG; vgl. die Ausführungen zu den Informationspflichten). Im Rahmen der Datenschutzerklärung muss im Weiteren bekannt gegeben werden, gestützt auf welcher Grundlage der Datenexport stattfindet. Der Bundesrat legt diesbezüglich verbindlich fest, welche Länder einen angemessenen Datenschutz gewährleisten. Erachtet der Bundesrat das Datenschutzniveau im betroffenen Land als angemessen, ist die Datenübermittlung ohne besondere Vorkehrungen zulässig (Art. 16 Abs. 1 revDSG). Handelt es sich hingegen um einen unsicheren Drittstaat, müssen weitere Massnahmen ergriffen werden (wie bspw. die Verwendung bestimmter Datenschutzklauseln), damit eine datenkonforme Übermittlung der Daten ins Ausland erfolgen kann (Art. 16 Abs. 2 und Art. 17 revDSG). Insbesondere nachdem auch das EDÖB in seiner Stellungnahme vom 8. September 2020 festgehalten hat, dass die Swiss-US Privacy Shield Zertifizierung keine ausreichende Garantie für einen Datentransfer in die USA gewährleiste, sind vertragliche Garantien bei Datentransfers in die USA genau zu prüfen.

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VII. KOMPETENZEN EDÖB UND SANKTIONEN

Mit dem revidierten Datenschutzgesetz wurden die Kompetenzen des EDÖB (Eidgenössischer Daten- und Öffentlichkeitsberater) ausgebaut. Bisher konnte dieser lediglich Empfehlungen aussprechen. Neu ist er berechtigt, verbindliche Verfügungen zu erlassen und Massnahmen anordnen (Art. 50 und 51 revDSG). Die Kompetenz, fehlbare Verantwortliche zu büssen, obliegt allerdings allein den kantonalen Strafverfolgungsbehörden (Art. 65 Abs. 1 revDSG). Die Maximalbusse liegt neu bei CHF 250’000.00 (Art. 60, 61 und 63 revDSG) und richtet sich gegen die verantwortliche natürliche Person (und damit nicht gegen das Unternehmen).

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22. Januar 2021 / MLaw Simone Küng

MLaw Simone Küng, Rechtsanwältin unter Mithilfe von MLaw Seraina Keller

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Trotz grosser praktischer Tragweite kennt das Schweizer Markenrecht – im Gegensatz zur EU – keine explizite Bestimmung zur Verwirkung markenrechtlicher Ansprüche und insbesondere keine exakte Verwirkungsfrist. Dennoch anerkennen Rechtsprechung und Lehre, dass markenrechtliche Ansprüche gestützt auf das Rechtsmissbrauchsverbot (Art. 2 Abs. 2 ZGB) verwirken können. Die Rechtsmissbräuchlichkeit wird im widersprüchlichen Verhalten des Berechtigten gesehen (venire contra factum proprium), indem dieser zunächst die Verletzung seiner älteren Marke duldet, dann aber doch gerichtlich gegen den Verletzer vorgeht.

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I. VORAUSSETZUNGEN DER VERWIRKUNG

Eine Verwirkung kennzeichenrechtlicher Abwehransprüche setzt nach Lehre und Rechtsprechung voraus, dass a) der Verletzte während längerer Zeit inaktiv geblieben, b) der Berechtigte Kenntnis über das an sich verletzende Verhalten hatte oder dieses zumindest erkennbar war, c) der Verletzer einen wertvollen Besitzstand erworben hat und d) der Verletzer gutgläubig war. Diese vier Voraussetzungen sind nachfolgend näher zu prüfen.

a) INAKTIVITÄT DES VERLETZTEN

Für den Eintritt der Verwirkung muss der Verletzte untätig geblieben sein, obwohl ein Unterlassungs-, Beseitigungs- oder Löschungsanspruch besteht und er tatsächlich die Möglichkeit zur Rechtsausübung hatte.

Grundsätzlich ist die Untätigkeit des Verletzten ab dem Zeitpunkt relevant, ab welchem dieser Kenntnis von der Verletzung erhielt und damit sein Recht erstmals hätte ausüben können. In der Praxis dürfte der Beweis der positiven Kenntnis nicht ganz einfach zu erbringen sein, weshalb auf den Zeitpunkt abgestellt wird, ab welchem der Berechtigte Kenntnis von der Verletzung hätte haben müssen. Erst nach Ermittlung dieses Zeitpunkts kann festgestellt werden, wie lange der Verletzte zugewartet hat. Nach welcher Dauer Inaktivität des Verletzten vorliegt, ist in der Lehre umstritten; diese wird zwischen vier und zehn Jahren angenommen.[1]

Auch das Bundesgericht kennt keine einheitliche Regelung bezüglich der Dauer. Mit Urteil vom 2. März 2006 (BGer 4C.371/2005) erachtete es eine zweijährige Untätigkeit bereits als verwirkungsrelevant, in früheren Urteilen liess es eine Duldung ab sieben Jahren als verwirkungsrelevant gelten. Als Kriterium nennt das Bundesgericht, dass es entscheidend sei, ob beim Verletzer der Eindruck entsteht, der Berechtigte dulde die Verletzung.

Es wird ersichtlich, dass weder in der Rechtsprechung noch in der Lehre einheitlich definiert ist, nach welcher Dauer von Inaktivität des Verletzten ausgegangen wird, sondern dies vielmehr von den Umständen des konkreten Einzelfalls abhängig ist.

b) KENNTNIS BZW. ERKENNBARKEIT DER VERLETZUNG

Dem untätig gebliebenen Inhaber der älteren Marke kann ein widersprüchliches Verhalten nur dann vorgeworfen werden, wenn er während seiner Untätigkeit Kenntnis von der Verletzung hatte und diese duldete. Von positiver Kenntnis seitens des Berechtigten wird bspw. ausgegangen, wenn der Inhaber der jüngeren Marke bei diesem um Einwilligung zur Markenanmeldung und –benutzung ersuchte oder wenn der Berechtigte Letzteren abgemahnt hat. Indessen ist die verzögerte Rechtsausübung nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch dann missbräuchlich, wenn sie auf fahrlässige oder gar unverschuldete Unkenntnis der Rechtsverletzung zurückzuführen ist (BGE 117 II 575, E. 4). Diesfalls stützt sich die Verwirkung nicht auf das widersprüchliche Verhalten des Verletzten, sondern ist Folge seines fehlenden Interesses oder des krassen Missverhältnisses der sich gegenüberstehenden Interessen. Damit dem Berechtigten fahrlässige Unkenntnis vorgeworfen werden kann, ist zu prüfen, ob der Berechtigte es sorgfaltswidrig unterlassen hat, den Markt auf gegnerische Zeichen hin zu beobachten. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welches Mass an Sorgfalt vom Berechtigten bei der Überwachung des Marktes auf verletzende Zeichen erwartet werden kann. Dabei ist entscheidend, ob der Verletzer aufgrund seines Auftretens in der Öffentlichkeit davon ausgehen darf, dass der Berechtigte bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt von der Verletzung Kenntnis erlangen kann und wahrscheinlich Widerspruch erheben wird. Seitens des Berechtigten ist zu prüfen, ob es sich um ein Unternehmen handelt, das regelmässig Marktbeobachtungen durchführt und bei Verletzungen sofort reagiert. Dies dürfte bei grösseren Unternehmen eher der Fall sein.

c) WERTVOLLER BESITZSTAND

Für die Verwirkungseinrede entscheidend ist sodann, ob es dem Inhaber der jüngeren Marke zuzumuten ist, den im Vertrauen auf die Untätigkeit des Berechtigten geschaffenen Besitzstand wieder aufzugeben. Für die Beantwortung der Frage, ob ein wertvoller Besitzstand geschaffen wurde, ist der Blick auf die gesamte wirtschaftliche Bedeutung der Zeichenverwendung auszuweiten, d.h. es ist nicht alleine auf den Umsatz mit dem betroffenen Zeichen in einem bestimmten Land abzustellen. Ein wertvoller Besitzstand fehlt, wenn die jüngere Marke nicht oder nur sporadisch genutzt wird und sich keine Werbeanstrengungen nachweisen lassen. Nur ein intensiv genutztes und in den massgebenden Verkehrskreisen gekanntes Zeichen kann einen wertvollen Besitzstand verkörpern. Der Richter muss folglich prüfen, ob der Verletzer eine derart starke Wettbewerbsstellung erlangt hat, von der angenommen wird, der Verletzer könne das alte Zeichen nicht ohne ernsthafte Nachteile durch ein neues ersetzen.

d) GUTGLÄUBIGKEIT

Schliesslich muss der Verletzer in Bezug auf die Zulässigkeit der Benutzung des eigenen Zeichens gutgläubig sein. In der Praxis wird es kaum möglich sein, den guten Glauben des Verletzers zu beweisen, weshalb der Richter auf Indizien und seine Lebenserfahrung abzustellen hat. Ein Indiz für Gutgläubigkeit ist, wenn der Verletzer vor Einführung seines Kennzeichens den Markt auf prioritätsältere Zeichen überprüfte und sich ein solches nicht finden liess und das ältere Zeichen auch in keinem Register eingetragen war. Weiter dürfte Gutgläubigkeit vorliegen, wenn die ältere Marke wenig bekannt war oder das neue Zeichen kein Anlass zu Verwechslung mit der älteren Marke gibt. Schliesslich kann als Indiz für die Gutgläubigkeit auch die Tatsache gelten, dass dem Verletzer bekannt ist, dass ähnliche Zeichen durch den prioritätsälteren Markeninhaber toleriert werden.

II. RECHTSFOLGEN DER VERWIRKUNG

Sind alle vier Voraussetzungen erfüllt, lässt sich als Rechtsfolge der Verwirkung ein an sich begründeter markenrechtlicher Anspruch gerichtlich nicht mehr durchsetzen. Dabei gilt es zu beachten, dass dies nur inter partes gilt, d.h. die Rechtsfolgen entfalten sich nur gegenüber demjenigen, der die Verwirkung zu seinen Gunsten einwendet. Auch tritt die Verwirkung nicht für sämtliche Produkte, sondern nur für diejenigen, für welche der Verletzer einen wertvollen Besitzstand erworben hat, ein.

III. VERGLEICH ZUR EU

Nach Art. 9 der Europäischen Markenrechtsrichtlinie setzt die Verwirkung die Duldung (trotz Kenntnis) durch den prioritätsälteren Markeninhaber während fünf aufeinanderfolgenden Jahren voraus. Das EU-Recht hat damit eine starre Verwirkungsfrist statuiert, während die Zeitdauer bis zum Verwirkungseintritt nach Schweizer Recht gestützt auf das Rechtsmissbrauchsverbot variabel ist, von den Umständen des Einzelfalls abhängig ist und entsprechend auch bereits vor fünf Jahren eintreten kann. Als weiterer Unterschied zum Schweizer Recht tritt die Verwirkung nach EU-Recht unabhängig von der Tatsache ein, ob der Verletzer einen wertvollen Besitzstand erlangt hat. Demgegenüber kann die Verwirkung – wie im Schweizer Recht – auch bei fahrlässiger Unkenntnis des Verletzten eintreten, da Letzteren eine Sorgfaltspflicht trifft. Schliesslich ist der kennzeichenrechtliche Begriff der Bösgläubigkeit ein anderer, da das Schweizer Rechtsmissbrauchsverbot anfängliche Bösgläubigkeit des Verletzers duldet.

IV. FAZIT

Der Verwirkungstatbestand ist im Schweizer Recht nicht normiert; nach herrschender Lehre und Rechtsprechung ist er als Anwendungsfall des Rechtsmissbrauchsverbotes von Art. 2 Abs. 2 ZGB (venire contra factum proprium) ohne Bindung an starre Regeln und stets unter Würdigung des Einzelfalls sowie nach richterlichem Ermessen zu beurteilen. Im Ergebnis führt dies – im Unterschied zur starren EU-Verwirkungsfrist von fünf Jahren – zu vielen Unklarheiten und unterschiedlichen Auslegungen, lässt dafür aber auch Spielraum für eine einzelfallgerechte Beurteilung offen.

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[1] Nach Marbach setzt die Verwirkung kaum vor fünf Jahren ein und dürfte nach Ablauf von zehn Jahren aber meistens eingetreten sein, Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, S. 214; David bejaht die Verwirkung nach vier Jahren, David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, N 46 zu Vorbemerkungen zum 3. Titel; für Killias und Schlosser sind fünf Jahre massgebend, Killias, La mise en oeuvre de la protection des signes distinctifs, S. 390 f; Schlosser, La péremption en matière de signes distinctifs, in: sic! 2006 p. 549 ff., S. 557; für Hilti gelten acht Jahre, Hilti, Firmenrecht, S. 92.

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20. Oktober 2020 / MLaw Simone Küng unter Mithilfe von MLaw Seraina Keller,

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Die Suche nach einem Nachfolger für das eigene Unternehmen kann viel Zeit für sich beanspruchen. Umso grösser ist die Freude, wenn der passende Nachfolger gefunden ist. Die Abwicklung der Nachfolgeregelung im Unternehmen kann hingegen diverse gesellschaftsrechtliche wie auch steuerrechtliche Fallen mit sich bringen. Während der Verkauf des Unternehmens unbedingt vertraglich abgesichert sein sollte, sind vor der Veräusserung auch familieninterne ehe- und erbrechtliche Ansprüche zu prüfen. Die Unternehmensnachfolge birgt folglich einige Stolpersteine, welche es zu vermeiden gilt. Anhand dreier Beispiele für Nachfolgeregelungen aus der Praxis werden nachfolgend einzelne dieser Stolpersteine aufgezeigt, analysiert und dazugehörige Lösungsvorschläge unterbreitet.

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I. UNTERNEHMENSEXTERNE NACHFOLGEREGELUNG (VERKAUF AN EINEN UNBETEILIGTEN DRITTEN)

Im vorliegenden Fall wurde die Muster AG von Herrn Meier gegründet. Er führte das Unternehmen über 20 Jahre lang erfolgreich, bis er seinen Ruhestand plante. Er lernte Herrn Vogt kennen und verkaufte ihm das Unternehmen für CHF 1.5 Mio. Zur Übernahme gründete Herr Vogt die Muster Holding AG, welche die Aktien mit Hilfe eines Bankkredits von Herrn Meier kaufte. Bei der Muster AG handelte es sich um ein Dienstleistungsunternehmen, welches weitgehend personenbezogen geführt wurde. Entsprechend vereinbarten die Parteien, dass Herr Meier Herrn Vogt den Kunden der Muster AG als seinen Nachfolger vorstellen (Anbindung der Kunden) und selbst noch einige Jahre im Betrieb tätig sein wird (Know-how-Transfer), bevor er sich definitiv pensionieren lässt. Der Kaufpreis von CHF 1.5 Mio. basierte hauptsächlich auf prognostizierten Umsatzzahlen. Nur wenige Monate nach Vertragsunterzeichnung verliess Herr Meier die Muster AG, gründete nur wenige Kilometer entfernt ein Konkurrenzunternehmen, nahm den Grossteil der Mitarbeiter der Muster AG mit und warb nahezu alle bisherigen Kunden der Muster AG für sein neues Konkurrenzunternehmen ab. In der Folge brach der Umsatz der Muster AG massiv zusammen und die Rückzahlung des Bankkredits war gefährdet. Wie konnte es so weit kommen?

Herr Meier wurde vertraglich nicht an die Muster AG gebunden – weder in Form eines (befristeten) Arbeitsvertrages noch in Form einer Gewährleistung im Aktienkaufvertrag. Weiter vereinbarten die Parteien im Aktienkaufvertrag nur ein ungenügendes Konkurrenzverbot, welches de facto die Tätigkeit an sich in einem Konkurrenzunternehmen nicht untersagte. Auch ein Abwerbeverbot von Kunden oder der Mitarbeiter wurde in keiner Weise vertraglich vereinbart und obwohl der Kaufpreis der Muster AG nahezu nur auf Umsatzzahlen basierte, wurde von Herrn Meier keinerlei Gewährleistung für zukünftige Umsatzzahlen übernommen. Dies bedeutet, dass eine Kaufpreisrückerstattung oder eine nachträgliche Kaufpreisanpassung bei Umsatzeinbruch nicht vertraglich abgesichert war. Sämtliche Punkte hätten im Rahmen eines Aktienkaufvertrages schriftlich geregelt und abgesichert werden können und sollen.

Der Aktienkaufvertrag enthielt hingegen eine andere Bestimmung, nämlich zur sog. «indirekten Teilliquidation». Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen sind grundsätzlich steuerfrei. Dies bedeutet, dass der Kaufpreis, den Herr Meier für die Muster AG erhalten hat, grundsätzlich nicht zu versteuern ist. Ausnahmen bestehen bei der Veräusserung von mind. 20% der Aktien von einer Privatperson an eine juristische Person sofern nicht betriebsnotwendige Substanz (Gewinnvorträge, Reserven), welche bereits am Vollzugstag des Verkaufs der Muster AG vorhanden war, innert 5 Jahren durch den Käufer, vorliegend Herrn Vogt, entnommen werden. Würde Herr Vogt also in einem Zeitrahmen von 5 Jahren nach dem Vollzug des Kaufvertrages bereits bestehende, nicht betriebsnotwendige Substanz ausschütten, hat Herr Meier nachträglich einen Teil des Kaufpreises als Einkommen zu versteuern. Um einer solchen Steuerforderung vorzubeugen, kann der Verkäufer entweder vor dem Verkauf seiner Gesellschaft sämtliche handelsrechtlich ausschüttungsfähige und nicht betriebsnotwendige Substanz ausschütten oder er sichert sich – wie im vorliegenden Fall ­ über den Aktienkaufvertrag ab, in dem er die ihn betreffenden potentiellen Steuerfolgen vertraglich auf den Käufer abwälzt.

Dem Thema der indirekten Teilliquidation ist bei der Gründung einer sog. «Akquisitionsholding», wie im vorliegenden Fall die Muster Holding AG, welche die Aktien des zu erwerbenden Unternehmens kaufte somit besondere Beachtung zu schenken. Eine Akquisitionsholding wird vornehmlich deshalb gegründet, damit die aus der Muster AG fliessenden Dividenden steuerbegünstigt an die Muster Holding AG fliessen und eine kurzfristigere Rückzahlung des Akquisitionskredits gewährleisten.

II. UNTERNEHMENSINTERNE NACHFOLGEREGELUNG (MANAGEMENT BUY-OUT)

A und B haben die XY-AG gegründet und möchten die langjährigen Mitarbeiter C und D als Nachfolger nachziehen. C und D sind bereits mit Aktien an der XY-AG beteiligt. Nun sollen auch die restlichen Aktien von A und B an C und D veräussert werden, womit die XY-AG vollumfänglich an C und D übergehen würde. Auch hier gründeten die Käufer (C und D) zur Kaufpreisfinanzierung eine Akquisitionsholding. Im Rahmen der Gründung der Holding brachten C und D ihre bisherigen Aktien an der XY-AG zum inneren Wert, d.h. zum Verkehrswert, als Sacheinlage in die Akquisitionsholding ein.

A und B haben sich bewusst für die langjährigen Mitarbeiter C und D als Nachfolger entschieden (interne Nachfolge). Damit die Wunschnachfolge nicht am Kaufpreis scheiterte, entschieden sich A und B, C und D die Aktien an der XY-AG vergünstigt weiterzugeben. Die Folge dieser Transaktion: Massive Steuernachzahlungen auf Seiten von C und D und zwar aus unterschiedlichen Gründen.

Eine Steuerfalle in der vorliegenden Konstellation liegt im sogenannten Transponierungstatbestand begründet. Wie vorstehend beschrieben, brachten C und D ihre Aktien zum inneren Wert in die Akquisitionsholding ein. Die Differenz zwischen dem Nominalwert und dem inneren Wert dieser Aktien wurde C und D als Darlehen in der Akquisitionsholding gutgeschrieben. Dieser Vorgang wird von den Steuerbehörden indes als «Verkauf an sich selbst» qualifiziert. Könnte ein solcher Verkauf steuerfrei abgewickelt werden, würde das latent auf den Aktien haftende Steuersubstrat (Einkommenssteuern) auf zukünftige Gewinnentnahmen vernichtet. Dies wird von den Steuerbehörden nicht akzeptiert. Folglich wird die Differenz zwischen dem inneren Wert (welcher C und D in den Büchern der Akquisitionsholding gutgeschrieben wurde) und dem Nominalwert der eingebrachten Aktien als Einkommen versteuert und zwar bereits im Zeitpunkt der Einlage der Aktien. Verhindert werden kann diese Steuernachzahlung dadurch, dass die Aktien entweder lediglich zum Nominalwert in die Akquisitionsholding eingebracht werden, oder aber zum inneren Wert, wobei die Differenz zwischen dem inneren Wert und dem Nominalwert in die freien Reserven der Akquisitionsholding fliessen (sog. «Agio-Lösung»). Empfohlen wird in solchen Situationen stets ein Ruling des inneren Wertes der Aktien.

Eine weitere Steuerfalle bildet der Verkauf der Aktien zu Vorzugskonditionen. Die Aktien von C und D wurden von der Steuerbehörde als «Mitarbeiteraktien» qualifiziert, da sie C und D zu einem tieferen Preis als zum inneren Wert übergeben wurden. Die Differenz zwischen dem inneren Wert der Aktien und dem eigentlichen Kaufpreis wird von den Steuerbehörden als Lohn qualifiziert, was bei C und D zu Einkommenssteuern führte. Diesen Steuerfolgen können vorgebeugt werden, indem der Kaufpreis der Aktien für den Fall der internen Nachfolge bereits in Gesellschaftsdokumenten (bspw. in einem Aktionärsbindungsvertrag) festgehalten wird. Alternativ kann der den Aktien potentiell zugerechnete Mehrwert auch reduziert werden, in dem das Verhältnis Lohn / Gewinnanteil bei der zu übernehmenden Gesellschaft richtig festlegt wird. Dadurch soll verhindert werden, dass ein potentiell mit den Aktien zusammenhängender Gewinnanteil im Verhältnis zum Lohn untergeordnet ist. Auch hier empfiehlt es sich, den Aktienwert bzw. den Kaufpreis mit den Steuerbehörden zu rulen.

Eine nicht steuerlich, sondern gesellschaftsrechtlich bedingte Hürde ergibt sich in solchen Konstellationen übrigens sehr häufig durch eine lückenhafte Aktionärskette: Im Rahmen der Vertragsverhandlungen über den Ver-/Kauf einer Aktiengesellschaft wird ein umsichtiger Käufer in der Regel Einblick in die Aktionärskette verlangen. Dabei zeigt sich wiederholt, dass in der Vergangenheit die Aktien nicht rechtsgültig auf deren Nachfolger übertragen worden sind. Insbesondere bei Aktiengesellschaften, welche vor dem 1. Januar 2008 gegründet wurden, ist Vorsicht geboten. Vor dem 1. Januar 2008 waren für die Gründung einer Aktiengesellschaft drei natürliche Personen notwendig, eine Einmann-Aktiengesellschaft gab es damals noch nicht. Deshalb fungierten bei Aktiengesellschaftsgründungen vor dem 1. Januar 2008 oftmals noch Treuhänder und Familienmitglieder als Gründungsmitglieder, welche jeweils ein paar wenige Aktie hielten. Die Übertragung der Aktien solcher «Strohmänner» auf den designierten Gründer wurde dann oftmals vernachlässigt, womit die Aktionärskette bereits ganz zu Beginn der History die erste Lücke aufweist. Dies führt streng juristisch dazu, dass die heute zum Verkauf stehenden Aktien gar nie rechtmässig auf den heutigen Verkäufer übertragen wurden und er damit streng juristisch gesehen auch nicht Eigentümer dieser Aktien ist. Folglich kann er die Aktien auch nicht weiterveräussern. Eine lückenhafte Aktionärskette kann sich in der Kaufpreisdebatte für den Verkäufer negativ auswirken, da die Käufer selten bereit sein werden, für etwas zu bezahlen, das ihnen rechtlich gar nicht übergeben werden kann. Es wird daher empfohlen, vor dem Verkauf der Aktien die Aktionärskette rückwirkend wiederherzustellen. Vorzugsweise erfolgt dies durch das nachträgliche Einholen der Unterschriften von ehemaligen Aktionären (auf einem Indossament oder auf einer separaten Zession).

III. FAMILIENINTERNE NACHFOLGEREGELUNG (ERBRECHTLICHE ASPEKTE)

Im vorliegenden Fall war es dem Geschwisterpaar A und B (Familie Muster) ein Anliegen, dass das Familienunternehmen, die Immo-AG, den Stamm der Familie Muster nicht verlässt. A hatte zwei Kinder, womit die familieninterne Übergabe gesichert war. B war hingegen kinderlos, aber verheiratet mit C. Sollte B vorversterben, bestand die Gefahr, dass ein Grossteil des Unternehmens in die Hände einer «fremden» bzw. angeheirateten Familie fallen würde. Dies wollten die Geschwister vermeiden. Da die Immo-AG rund CHF 5 Mio. Wert war und damit den Hauptvermögenswert von A und B darstellte, hätte C im Falle des Vorversterbens von B nicht einfach ausbezahlt werden können – dafür fehlten A die liquiden Mittel. C wäre aber im Falle des Vorversterbens von B pflichtteilsgeschützt, womit ihm auf jeden Fall ein beträchtlicher Vermögensanteil zugestanden hätte. Ein Verzicht auf ein allfälliges Erbe kam für C nicht in Betracht. Wenn der Pflichtteilserbe also weder ausbezahlt werden kann, noch auf sein Erbe verzichten möchte, wie kann die familieninterne Nachfolge gesichert werden?

Die einfachste, wenn auch in der Praxis etwas aufwendige Lösung besteht darin, vertraglich vorzusehen, dass die Aktien der Immo-AG von A im Falle des Vorversterbens von B in Stimmrechtsaktien umgewandelt werden. So ist die Stimmenmehrheit der Familie Muster nach dem Tod von B gesichert. C erhält zwar die Aktien der Immo-AG, mitbestimmen kann er aber aufgrund der Stimmrechtsaktien von A kaum, wobei es einige Beschlüsse gibt, bei welchen die Stimmrechtsaktien keine Wirkung entfalten (bspw. die Einleitung einer Sonderprüfung, die Wahl der Revisionsstelle etc.). Finanziell ist C an der Immo-AG beteiligt (Dividenden, Liquidationsanteil etc.) und er kann auch über seinen Aktienanteil frei verfügen. Dadurch schwingt natürlich das Risiko mit, dass eines Tages doch ein Fremder am Familienunternehmen der Familie Muster beteiligt ist, wenn auch ohne entscheidende Stimmkraft. Soll auch dies verhindert werden, besteht alternativ die Möglichkeit, vertraglich vorzusehen, dass im Falle des Versterbens von B die Aktien von B auf A zu übertragen sind und C lediglich eine lebzeitige Nutzniessung an den Aktien von B erhält. So kann die Stimmenmehrheit der Familie Muster wieder gesichert werden (da sie die Aktien hält, hat sie auch die Stimmrechte). C, welcher nur eine Nutzniessung am Aktienanteil hat, profitiert lediglich von den Vermögenswerten (Dividenden, Liquidationsanteil etc.), wobei der Dividendenbeschluss allein von der Familie Muster gefällt wird (Ausblutungsgefahr von C). Problematisch wird diese Konstellation dann, wenn die Nutzniessung an den Aktien zugunsten von C nicht die Höhe seines Pflichtteils erreicht. Die Nutzniessung an den Aktien wird bewertet – je älter C ist, desto weniger Wert wird die Nutzniessung sein. Fällt der Wert der Nutzniessung tiefer als sein Pflichtteil aus, so wäre er im Umfang der Differenz von den restlichen Erben auszubezahlen. Zu bedenken ist zudem, dass die Zuweisung von Aktien im Erbfall Erbschaftssteuern auslöst. A müsste also nebst einer allfälligen Auszahlung an C auch mit Erbschaftssteuern rechnen, weshalb diese Variante nur in Frage kommt, wenn A über genügend Liquidität verfügt. Alternativ bestünde die Möglichkeit, sich mit C vertraglich zu einigen, wobei C teilweise auf sein Erbe verzichtet, im Gegenzug wird ihm bspw. eine gewisse Dividendenausschüttung zugesichert.

IV. SCHLUSSBETRACHTUNG

Auch wenn sich die Vertragsparteien im Rahmen einer Nachfolgeregelung von Beginn weg einig zu sein scheinen, sollte diese in keinem Fall überstürzt erfolgen. Eine sorgfältige Herangehensweise unter Berücksichtigung sowohl gesellschaftsrechtlicher, steuerrechtlicher wie auch erbrechtlicher Aspekte ist unabdingbar, auch wenn die einzelnen diesbezüglichen Abklärungen eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Wie die drei vorstehenden Beispiele von Unternehmensnachfolgen aus der Praxis zeigen, können insbesondere auf Anhieb pragmatisch erscheinende Lösungsansätze zu massiven Steuerfolgen führen, sofern diesen Themen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dies ist umso ärgerlicher, da in den weitaus meisten Fällen durchaus alternative Abwicklungsmöglichkeiten ohne unliebsame (Steuer-)Folgen bestehen. Weiter kommt aber auch der Ausgestaltung des Aktienkaufvertrags eine wesentliche Bedeutung zu. Eine minimale vertragliche Absicherung sollte in jedem Vertrag enthalten sein, auch wenn die Vorzeichen für die Transaktion und ggf. auch für die weitere Zusammenarbeit der Parteien gut stehen. Ist ein Streit im Nachgang einer Unternehmenstransaktion erst entfacht, kann ein vorteilhaft abgefasster Kaufvertrag zumindest die finanziellen Schäden in Schach halten und hoffentlich auch einen jahrelangen Zivil- und Strafprozess verhindern.

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16. Oktober 2020 / Lic. iur. Patricia Geissmann und MLaw Simone Küng

MLaw Simone Küng, Rechtsanwältin

Heute wird das Online-Angebot häufig mit Hilfe von AdWords beworben. Dabei haben Werbende die Möglichkeit, Keywords bei Suchmaschinenbetreibern gegen Entgelt zu hinterlegen, so dass vor oder neben den eigentlichen Suchergebnissen Werbelinks auf die eigenen Produkte oder Dienstleistungen erscheinen. Grundsätzlich können hierbei auch fremde Marken als Keyword hinterlegt werden, womit potentielle Abnehmer, welche nach Konkurrenzprodukten suchen, auf der Website des Konkurrenten landen. Den Abnehmern wir damit eine Alternative angeboten – aber ist dies rechtlich zulässig?

Während die europäische bzw. insbesondere die deutsche Rechtsprechung über die Frage der Rechtmässigkeit der Verwendung fremder Marken als Keywords zur Suchmaschinenoptimierung längst mehrfach entschieden hat, gibt es in der Schweiz bis zum heutigen Zeitpunkt noch keinen höchstrichterlichen Entscheid. Das Obergericht des Kantons Thurgau und das Kantonsgericht Luzern haben sich mit dem Thema zwar ausführlich auseinandergesetzt, beide haben sich dabei aber weitgehend an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) angelehnt.

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I. DEUTSCHE RECHTSPRECHUNG

Der EuGH hat in einem von einem Luxusartikel-Konzern gegen Google geführten Rechtsstreit entschieden, dass die Suchmaschinenbetreiberin auch geschützte Marken Dritter als Keywords verkaufen dürfe. Entsprechend ist es Dritten grundsätzlich nicht verboten, fremde Marken als Stichworte für ihre Internet-Anzeigen zu nutzen. In der Verwendung einer fremden Marke als Keyword sei kein kennzeichenmässiger Gebrauch zu erkennen, welcher aber für die Verletzung Markenrechte Dritter notwendig wäre. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn die fremde Marke nicht nur als AdWord hinterlegt, sondern die betroffene Marke auch in der geschalteten Anzeige / Domain-Adresse oder im Suchergebnis selbst erscheint. In diesen Fällen wird die fremde Marke nämlich nach aussen sichtbar, womit auf eine betriebliche Herkunft verwiesen wird und damit eine Verletzung fremder Markenrechte vorliegen kann. Darüber hinaus können auch wettbewerbsrechtliche Bestimmungen verletzt sein, wenn der Eindruck entsteht, dass die beiden Unternehmen wirtschaftlich miteinander verbunden sind.

II. AUS MARKENRECHTLICHER SICHT

Das schweizerische Markengesetz verleiht dem Markeninhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Entsprechend kann der Markeninhaber Dritten in einem gewissen Rahmen verbieten, sein Zeichen zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG). Voraussetzung ist u.a. – gewisse Ausnahmen bei berühmten Marken (Art. 15 MSchG) vorweggenommen –, dass seine Marke vom Dritten kennzeichenmässig gebraucht wird. Als kennzeichenmässiger Gebrauch gilt bspw. die Verwendung der Marke als Firma, Domain, Geschäftsbezeichnung oder Name. Dabei muss die Verwendung geeignet sein, die mit dem entsprechenden Zeichen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu individualisieren. Die Abnehmer müssen das Zeichen also als Herkunftshinweis, als Mittel zur Identifizierung und Unterscheidung, verstehen. Wird die fremde Marke lediglich als AdWord hinterlegt und die Marke (oder deren ähnliche Zeichen) in keinem anderen Zusammenhang verwendet oder für Abnehmer ersichtlich (die fremde Marke erscheint weder in der Anzeige noch in der Domainadresse oder im Suchergebnis selbst), scheint die Grenze der Legalität nicht überschritten zu sein (vgl. Kantonsgericht Thurgau, DOK 000 006 302, publiziert in: sic! 06/2015, S. 392 ff.). Die Abnehmer messen einer Werbeanzeige keine herkunftshinweisende Funktion zu, sondern erkennen darin den rein kontextmässigen Bezug von Keyword und Anzeige (Obergericht Kanton Thurgau, PO.2010.8, publiziert in: sic! 2012, S. 387 ff.). Schlussendlich bedarf die Beurteilung der Zulässigkeit der Verwendung von Drittmarken als Keyword zur Suchmaschinenoptimierung aber stets einer Einzelfall­beurteilung.

III. AUS WETTBEWERBSRECHTLICHER SICHT

Bei der Verwendung von fremden Marken
als AdWord können nicht nur markenrechtliche, sondern auch
lauterkeitsrechtliche Bestimmungen zur Anwendung gelangen. Wie vorstehend
bereits aufgezeigt, sollte die fremde Marke in der aufgeschalteten Anzeige
selbst / in der Domainadresse oder im Suchergebnis grundsätzlich nicht auftauchen.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Abnehmer durch die Anzeige eine
wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber
suggerieren. Diesfalls könnte die Verwendung der fremden Marke die Tatbestände
der unlauteren Herkunftstäuschung (Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG), unlauteren
Anlehnung (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG) oder unlauteren Rufausbeutung
(Art. 2 UWG) erfüllen. Das Obergericht des Kantons Thurgau hat sich
diesbezüglich wie folgt geäussert: Solange die Anzeige in einem separaten, klar
abgegrenzten Anzeigenfenster erscheint, welches deutlich auf ein werbendes
Unternehmen mit seinem eigenen Unternehmenskennzeichen, welches sich klar von
der fremden Marke unterscheidet, hinweist und die fremde Marke in der Anzeige
selbst nicht verwende, könne eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden.
Die Abnehmer würden in dem Fall nicht davon ausgehen, dass die Werbeanzeige vom
Inhaber der fremden Marke stamme. Damit sei eine Herkunftstäuschung i.S.v.
Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG ausgeschlossen.

Auch der gute Ruf
einer Marke werde durch die Verwendung von fremden Marken als AdWords nicht
verletzt, solange erkennbar sei, dass die Anzeige von einem Dritten und nicht vom
Markeninhaber stamme. Der durchschnittliche Internetnutzer schliesse von einer
offenkundigen Werbeanzeige nicht auf die Qualitätsmerkmale, die er mit der
Eingabe seiner Suchbegriffe verbinde. Folglich könne auch eine Rufausbeutung
i.S. Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG ausgeschlossen werden.
Schlussendlich sei darin auch keine anderweitige unlautere Handlung erkennbar.
Die Anzeigen würden dem Abnehmer lediglich weitere Informationen über
anderweitige Angebote – schlussendlich eine Alternative – bieten, was jeder
Werbung immanent sei und folglich nicht unlauter sein könne (Obergericht Kanton
Thurgau, PO.2010.8, publiziert in: sic! 2012, S. 387 ff.).

IV. FAZIT

Die Entscheide des Obergerichts des Kantons Thurgau und des Kantonsgerichts Luzern weisen auf eine starke Anlehnung an die europäische Rechtsprechung hin, welche in der Verwendung einer fremden Marke als AdWord nicht a priori eine Rechtsverletzung sehen. Ähnlich entschieden hat im Übrigen auch die Zweite Kammer der Schweizerischen Lauterkeitskommission im Jahr 2018, welche ebenfalls die Verwendung einer fremden Marke als AdWord zu beurteilen hatte. Auch sie sah in der Verwendung als Keyword keinen kennzeichenmässigen Gebrauch, welche markenrechtliche Bestimmungen verletzen könnte (Entscheid Nr. 118/18 der Schweizerischen Lauterkeitskommission). Nichtsdestotrotz ist Vorsicht geboten: Zum einen liegt in der Schweiz noch kein höchstrichterlicher Entscheid vor, welcher sich dieser Thematik widmet. Zum andern ist die Grenze der Legalität spätestens dann überschritten, wenn die fremde Marke im Suchergebnis selbst angezeigt wird. In diesem Fall dürfte von einem kennzeichenmässigen Gebrauch ausgegangen werden, was sowohl markenrechtliche als auch lauterkeitsrechtliche Folgen nach sich ziehen dürfte. Eine generelle Aussage über die Zulässigkeit fremder Marken als AdWord ist jedoch nicht möglich. Es gibt durchaus Ausnahmen, welche bspw. die Verwendung fremder Marke in einer Werbeanzeige auch zulassen. So u.a., wenn der Anbieter die entsprechenden Produkte / Dienstleistungen des fremden Markeninhabers selbst vertreibt. Es bedarf schlussendlich immer einer einzelfallgerechten Überprüfung des vorliegenden Sachverhalts.

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5. August 2020 / MLaw Simone Küng,

MLaw Simone Küng, Rechtsanwältin

«Swiss made», «Schweizer Qualität», «Schweizerischer Herkunft» oder die Verwendung eines Schweizerkreuzes werden im Marketing gerne als Verkaufsanreiz genutzt. Mit Bezeichnungen wie „made in Switzerland“ werden die Werte Zuverlässigkeit, Präzision, Tradition und Qualität verbunden, was sich mitunter auf das Preisniveau auswirkt. Wer die Schweiz aber zu Werbezwecken verwendet, muss die gesetzlich verankerten Herkunftskriterien erfüllen. Denn Herkunftsangaben dürfen nicht täuschend sein bzw. wo Schweiz draufsteht, muss auch Schweiz drin sein.

Grundsätzlich kann jedermann die Herkunftsangabe «Schweiz» verwenden. Damit der Mehrwert «Schweiz» aber nicht verwässert und von Trittbrettfahrern missbräuchlich verwendet werden kann, schritt der Gesetzgeber ein und legte klare Kriterien fest, wann ein Produkt oder eine Dienstleistung mit Zusätzen wie «Swiss made» oder einem Schweizerkreuz beworben werden dürfen. Sind die Voraussetzungen erfüllt, so dürfen Marken mit «Swissness-Zusatz» ausschliesslich für in der Schweiz hergestellte Produkte und Dienstleistungen aus der Schweiz verwendet werden.

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I. HERKUNFT VON WAREN

Ob eine Ware mit der Herkunftsangabe «Schweiz» betitelt werden darf, bestimmt sich nach dem Schweizerischen Markenschutzgesetz (kurz: MSchG) und der dazugehörigen Verordnung (MSchV). Vorab werden die Waren in drei unterschiedliche Kategorien unterteilt, nämlich Naturprodukte, Lebensmittel und industrielle Produkte:

Bei Naturprodukten wird bei der
Herkunftsbestimmung jeweils auf ein einzelnes Kriterium, das je nach
Produkteart variiert, abgestellt. So wird bei mineralischen Erzeugnissen (Salz,
Kies, Mineralwasser etc.) auf den Ort der Gewinnung, bei pflanzlichen
Erzeugnissen (Pflanzen, Obst und Gemüse etc.) auf den Ort der Ernte und bei
Wild und Fisch auf den Ort der Jagd bzw. des Fischfangs abgestellt. Bei Fleisch
von Zuchttieren darf die Herkunftsangabe «Schweiz» nur verwendet
werden, wenn die Tiere den überwiegenden Teil ihres Lebens in der Schweiz
verbracht haben. Für alle anderen von einem Tier gewonnen Erzeugnisse (wie
Milch und Eier) ist der Ort der Tierhaltung massgebend. Wird das Naturprodukt
sodann wesentlich verarbeitet, so fällt es je nachdem in die Kategorie
Lebensmittel oder industrielle Produkte.

Bei Lebensmitteln wird verlangt, dass
mindestens 80% des Gewichts der Rohstoffe aus der Schweiz stammen (bei Milch
und Milchprodukten sind 100% des Gewichts des Rohstoffs Milch erforderlich).
Allerdings werden Rohstoffe, die in der Schweiz nicht vorkommen oder
vorübergehend nicht erhältlich sind, nicht miteinberechnet. Dies führt dazu,
dass eine in der Schweiz produzierte Milchschokolade aus Schweizermilch und
ausländischen Kakaobohnen trotzdem als Schweizer Produkt gilt.

Die Kategorie industrielle Produkte
umfasst alle Waren, die weder unter Naturprokute noch unter Lebensmittel zu
subsumieren sind. Damit industrielle Produkte als «schweizerisch»
angepriesen werden dürfen, müssen mindestens 60% der Herstellungskosten in der
Schweiz anfallen. Bei den Herstellungskosten dürfen u.a. auch die Kosten für
Forschung und Entwicklung sowie die gesetzlich vorgeschriebenen oder
branchenweit einheitlich geregelten Qualitätssicherungen und Zertifizierungen
berücksichtigt werden.

Weiter wird verlangt, dass sowohl bei Lebensmitteln
als auch bei industriellen Produkten ein wesentlicher Verarbeitungsschritt und
damit die Tätigkeit, die dem Produkt seine wesentliche Eigenschaft verleiht, in
der Schweiz stattfindet. Darunter fällt bspw. das Zusammenbauen einer Maschine
oder die Verarbeitung von Milch zu Käse.

II. HERKUNFT VON DIENSTLEISTUNGEN

Damit eine Dienstleistung als «schweizerisch» bezeichnet werden darf, muss sich der Sitz und der tatsächliche Ort der Verwaltung des Erbringers der Dienstleistung in der Schweiz befinden. Am «tatsächlichen Ort der Verwaltung» bedeutet, dass am Sitz massgebliche Tätigkeiten ausgeübt und für das Erbringen der Dienstleistung massgebliche Entscheide gefällt werden. Für ausländische Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen einer Schweizer Muttergesellschaft gelten gesonderte Bestimmungen.

III. MARKENEINTRAGUNG

Sind die Kriterien, die zur Bestimmung der geografischen Herkunft von Waren und Dienstleistungen erforderlich sind, erfüllt, müssen die Waren und Dienstleistungen im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis jeweils auf schweizerische Herkunft eingeschränkt werden. Wird die Einschränkung nicht vorgenommen, droht dem Markenanmeldenden die Abweisung seines Gesuchs gestützt auf Art. 2 lit. c MSchG. Denn damit die Marke mit der Herkunftsangabe «Schweiz» registriert werden kann, darf sie nicht irreführend sein.

Können die vorstehenden Kriterien hingegen nicht
erfüllt werden, weil die Waren bspw. nicht in der Schweiz hergestellt werden,
liegen aber andere spezifische Tätigkeiten, die mit dem Produkt in Zusammenhang
stehen, in der Schweiz, so besteht dennoch die Möglichkeit, das Produkt in
einem gewissen Rahmen mit dem «Swissness-Stempel» zu versehen. Denn
gestützt auf Art. 47 Abs. 3^ter MSchGist es erlaubt,
anzugeben, dass die betroffene Tätigkeit vollumfänglich am angegebenen Ort
stattfindet. Dieser Ausnahmetatbestand gilt hingegen nur für Entwicklungs- und
Fabrikationsschritte, die einen konkreten und engen Bezug zur Ware haben. Für
den massgeblichen Verkehrskreis muss dabei stets klar sein, dass sich die
geografische Bezeichnung nur auf die geografische Herkunft der betroffenen
Tätigkeit bezieht (und nicht auf die Ware als solche). Entsprechend ist die
Marke in Bezug auf Farbe, Grösse und Art der Schrift zu gestalten, wobei die
Verwendung des Schweizerkreuzes in diesem Zusammenhang unzulässig ist. Als
Beispiele hierfür nennt die Swissness-Botschaft «geprüft in der
Schweiz», «Swiss Engineering» oder «verpackt in der
Schweiz». Ebenfalls möglich wäre die Bezeichnung «Designed in
Switzerland».

Hingegen ist von sog. entlokalisierenden Zusätzen
(wie bspw. «Schweizerischer Art», «Schweizer Methode» o.Ä.)
abzuraten. Sie sind zu unspezifisch, um die Irreführung über die Herkunft der
betreffenden Ware zu beseitigen. Damit droht eine Abweisung des
Markeneintragungsgesuchs (vgl. Art 47 Abs. 3^bis MSchG).

IV. ABGRENZUNGEN

Vom klassischen Schweizerkreuz (Schweizerkreuz in einem quadratischen Feld) zu unterscheiden ist die Kennzeichnung von Schweizer Waren mit einem Schweizer Wappen (Schweizerkreuz in einem Dreieckschild). Die Verwendung des Schweizer Wappens ist für private Unternehmen nämlich nicht mehr erlaubt – es ist dem Gemeinwesen vorbehalten.

Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass das
Schweizer Kreuz auf bestimmten Waren und für bestimmte Dienstleistungen
(insbesondere im medizinischen Bereich) gar nicht verwendet werden darf, da es
mit dem Zeichen des Roten Kreuzes verwechselt werden könnte.

Möchte der Markeninhaber schlussendlich gar nicht
auf die schweizerische Herkunft hinweisen, sondern findet bspw. einfach
Gefallen an der Form des Schweizerkreuzes oder sieht die gewählte Grafik dem
Schweizerkreuz schlichtweg zum Verwechseln ähnlich, so kann bei der
Markenregistrierung mit (positiven oder negativen) Farbansprüchen gearbeitet
werden. Möchte man sich die Farbwahl der Grafik noch offenhalten, so akzeptiert
es das IGE, wenn ihm Rahmen des Markeneintragungsgesuchs ein negativer
Farbanspruch mit folgendem Wortlaut angemeldet wird: «Das im Zeichen
enthaltene Kreuz wird weder in Weiss auf rotem Grund noch in Weiss auf
schwarzem Grund noch in anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizerkreuz
führenden Farben wiedergegeben». Positive Farbansprüche (bspw. rotes Kreuz
auf blauem Grund) werden nur dann akzeptiert, wenn die vorgeschlagenen Farben
nicht zu einer Verwechslung mit dem Schweizerkreuz führen könnten (wie dies
bspw. bei einem beigen Kreuz auf burgunderfarbenem Grund der Fall sein dürfte).

V. FOLGEN BEI VERSTÖSSEN

Wird die Schweizer Herkunftsangabe missbräuchlich verwendet, drohen eine strafrechtliche Verfolgung (Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe) und/oder eine Zivilklage. Zur Anhebung einer Zivilklage sind nicht nur allfällige Konkurrenten oder Konsumenten, sondern auch Branchen- und Konsumentenschutzverbände sowie das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (kurz: IGE) berechtigt. 

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29. Mai 2020 / MLaw Simone Küng,

MLaw Simone Küng, Rechtsanwältin

Am 1. April 2020 treten die revidierten Gesetzesbestimmungen des Urheberrechts in Kraft. Ziel der Gesetzesrevision ist es, das Bundesgesetz über das Urheberrecht (URG) an das digitale Zeitalter anzupassen. Nachstehend werden die wichtigsten Neuerungen, worunter insbesondere der neue Lichtbildschutz, das «Stay down»-Recht gegenüber Hosting-Providern und die Nutzung verwaister Rechte gehören, kurz vorgestellt..

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I. NEUER LICHTBILDSCHUTZ 

Früher mussten Fotografien einen genügenden
«individuellen Charakter» inne haben, damit sie urheberrechtlich
geschützt waren. Als Kriterien wurden Beleuchtung, Schattenwurf, Blickwinkel
etc. herangezogen, was die rechtliche Beurteilung, ob eine Fotografie nun
geschützt ist oder nicht, besonders erschwerte. Mit der Revision des URG
brauchen Fotografien nun keinen besonderen «individuellen Charakter»
mehr. Sie sind vielmehr automatisch – mit deren Entstehung – geschützt; sei
dies analog oder digital. Voraussetzung ist einzig, dass das Bild durch einen
Menschen gemacht wurde und darauf ein dreidimensionales Objekt abgebildet ist.
Selbst wenn das Bild noch so verwackelt oder verschwommen ist; es gilt ab dem
1. April 2020 als Werk i.S. des URG und geniesst dessen Schutz. Weiterhin
zulässig ist die Verwendung eines solchen Werks zum blossen Eigengebrauch, also
die Verwendung in den eigenen vier Wänden und im Kreis der Familie und Freunde
(nicht aber das Posten auf Social-Mediaplattformen o.Ä.). 

Der neue Lichtbildschutz gilt rückwirkend,
d.h. auch für Fotos, die vor dem 1. April 2020 geschossen wurden. Dies aber nur
mit Bezug auf zukünftige Verwendungen. 

II. NEUE PFLICHTEN FÜR HOSTING-PROVIDER

Neu müssen Internet-Hosting-Dienste, die eine besondere Gefahr von urheberrechtsverletzenden Inhalten geschaffen haben, verhindern, dass einmal entfernte widerrechtliche Inhalte erneut zugänglich gemacht werden. Um dieser «Stay-Down»-Pflicht nachzukommen, müssen die Hosting-Provider Massnahmen ergreifen, die ihnen technisch und wirtschaftlich zumutbar sind. Damit werden die Hosting-Provider verstärkt in die Pflicht genommen. Die neue gesetzliche Regelung gilt aber nicht für Access-Provider (Internet-Anbieter).

III. NUTZUNG VON VERWAISTEN WERKEN

Ist der Rechteinhaber eines Werks nicht mehr auffindbar oder unbekannt, so konnte das Werk bisher nicht verwendet werden, zumal das Einverständnis des Rechteinhabers nicht eingeholt werden konnte. Neu sieht das Urheberrecht eine Ausnahmebestimmung vor: Gegen eine Vergütung ist die Nutzung aller verwaisten Werke, die sich in den Beständen von Gedächtnisinstitutionen befinden, erlaubt. Die Vergütung ist im Sinne einer Versicherungsprämie an die Verwertungsgesellschaften zu bezahlen. Meldet sich der Rechteinhaber doch noch, so kann er sich an die Verwertungsgesellschaft wenden und eine Entschädigung für die Nutzung verlangen. 

IV. ERWEITERTE KOLLEKTIVLIZENZEN

Sollen die Urheberrechte für eine grössere Anzahl von veröffentlichten Werken eingeholt werden, so kann dies äusserst aufwendig und kostenintensiv werden. Nach skandinavischem Vorbild soll es ab 1. April 2020 mit der neuen erweiterten Kollektivlizenz unter gewissen Voraussetzungen möglich sein, mit nur einer Anfrage an die Verwertungsgesellschaft eine Nutzungserlaubnis für ein ganzes «Bündel» von Urheberrechten zu bekommen. Die Verwertungsgesellschaften müssen vorgehend nicht mit jedem einzelnen Rechteinhaber Vereinbarungen schliessen. D.h. sie können auch Lizenzen erteilen, obwohl sie sich hierfür eigentlich nicht auf eine vertragliche oder gesetzliche Rechteeinräumung stützen können, was schlussendlich Zeit und Kosten spart. Selbstverständlich hat die Verwertungsgesellschaft aber allen Rechteinhabern eine Vergütung zu bezahlen. 

V. VIDEO ON DEMAND-VERGÜTUNG FÜR URHEBER UND AUSÜBENDE KÜNSTLER

Vor dem Hintergrund, dass heute Filme und Serien hauptsächlich über Plattformen im Internet (Video on Demand) konsumiert werden, sieht das revidierte Urheberrecht vor, dass den Urhebern (Regisseure, Drehbuchautoren etc.) und ausübenden Künstlern (Schauspieler, Synchronsprecher etc.) für die Verwertung ihrer audiovisuellen Werke über Online-Plattformen eine Vergütung zusteht. Ausgerichtet wird sie über die Verwertungsgesellschaften, welche die Vergütung direkt bei den Betreibern der Video on Demand-Plattformen einholen. Die Verwertung der Video on Demand-Rechte wird damit erleichtert. Darüber hinaus ist der Anspruch der Urheber und ausübenden Künstler auf Video on Demand-Vergütungen unübertragbar und unverzichtbar. 

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31. März 2020 / MLaw Simone Küng,

MLaw Simone Küng, Rechtsanwältin

Die Firma ist der Namen des Unternehmens. Bei dessen Bildung sind verschiedene Gesetzesbestimmungen zu beachten. So muss der Inhalt der Firma der Wahrheit entsprechend, darf keine Täuschungen verursachen und keinem öffentlichen Interesse widersprechen (Art. 944 Abs. 1 OR). Darüber hinaus bestimmt Art. 951 OR, dass sich die Firma einer Handelsgesellschaft (insb. AG, GmbH, KolG, KomG) oder einer Genossenschaft von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden muss.

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Ist dies nicht der Fall, kann der Inhaber der älteren Firme wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen (Art. 956 Abs. 2 OR). 

I. KRITERIEN ZUR DEUTLICHEN UNTERSCHEIDBARKEIT

Die Praxis hat unterschiedliche Kriterien entwickelt, nach welchen die deutliche Unterscheidbarkeit zweier sich gegenüberstehender Unternehmen beurteilt werden kann. Ob sich zwei Firmen deutlich unterscheiden, bestimmt sich immer nach dem Gesamteindruck, den sie bei einer normal unterscheidungsfähigen Person hinterlassen. Dabei müssen die Firmen nicht nur bei unmittelbarer Gegenüberstellung deutlich voneinander zu unterscheiden sein, sondern auch in der Erinnerung auseinandergehalten werden können. Dabei bleiben starke, kennzeichnungskräftige Firmenbestandteile, wie reine Fantasiebezeichnungen bzw. Wortneuschöpfungen, eher im Gedächtnis haften als kennzeichnungsschwache Elemente, wozu insbesondere für das Unternehmen beschreibende Inhalte, wie Hinweise auf die Tätigkeit oder die Rechtsform, oder gemeinfreie Sachbezeichnungen gehören. Zur Beurteilung der Ähnlichkeit werden die sich gegenüberstehenden Firmen in Schriftbild, Klang, Stellung und Sinngehalt miteinander verglichen. Grundsätzlich gilt, dass je geringfügiger die gesetzlichen und regulatorischen Auflagen zur Firmenbildung sind, desto höher die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit gegenüber älteren Firmen. Handelsgesellschaften und 

Genossenschaften können ihre Firma grundsätzlich frei wählen, weshalb das Bundesgericht bisher an deren Unterscheidbarkeit im Allgemeinen strenge Anforderungen stellt. Weiter bestanden bisher besonders hohe Anforderungen an die Unterscheidbarkeit, wenn zwei Unternehmen ihren Sitz in der gleichen Region haben, in der gleichen Geschäftsbranche / mit dem gleichen Zweck tätig sind, sich an denselben Kundenkreis richten oder die Unternehmen im Allgemeinen in einem Wettbewerbsverhältnis stehen.

Zur fehlenden Unterscheidbarkeit genügt die blosse Verwechslungsgefahr. Verlangt werden nicht tatsächlich eingetretene Verwechslungen, sondern es reicht aus, wenn die Firma eines Unternehmens für die eines anderen gehalten wird (sog. unmittelbare Verwechslungsgefahr) oder bei einem Aussenstehenden fälschlicherweise der Eindruck entsteht, die betreffenden Unternehmen seien wirtschaftlich oder rechtlich miteinander verbunden (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr). Dabei sollen die firmenrechtlichen Schutzbestimmungen aber nur jene Verwechslungen verhindern, denen die normal unterscheidungsfähige Person mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit unterliegt.

II. KENNZEICHNUNGSKRAFT DER FIRMA

Das Gericht prüft die Verwechslungsgefahr im Einzelfall nach Recht und Billigkeit. Dabei kommen die vorstehend erwähnten Kriterien zur Anwendung. Besonderen Wert ist aber auf die Unterscheidbarkeit der Firmenkerne zu legen. Ist der Kern der älteren Firma schwach, also beispielsweise eine rein beschreibende Sachbezeichnung, so genügen bereits geringfügige Abweichungen bzw. Zusätze bei jüngeren Firmen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Das Bundesgericht rechtfertigt dies damit, dass allgemeine Sachbegriffe zum Gemeingut gehören würden und deshalb nur eine sehr geringe Kennzeichnungskraft hätten. Ist der Firmenkern hingegen besonders stark und besteht bspw. aus einer Wortneuschöpfung / einer reinen Fantasiebezeichnung, so kann eine fehlende Unterscheidbarkeit in den Firmenkernen nicht allein durch die Hinzufügung schwacher Elemente kompensiert werden. Das Bundesgericht begründet dies damit, dass wenig kennzeichnungskräftige Firmenbestandteile den Gesamteindruck nicht entscheidend zu prägen vermögen, weshalb sie für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ohnehin nur von untergeordneter Bedeutung seien. Bestehen die Kerne der zu beurteilenden Firmen also aus identischen oder sehr ähnlichen Fantasiebezeichnung und haben als Zusatz zwar unterschiedliche, aber einfache Sachbezeichnungen, wie bspw. «Kanalreinigung» oder «Informatikservice», so ist im Wesentlichen die Unterscheidbarkeit der Fantasiebezeichnungen und nicht die der Sachbezeichnungen zu beurteilen. 

III. ABGRENZUNG: IDENTISCHE FIRMEN

Das Handelsregisteramt prüft nicht, ob eine neu einzutragende Firma einer älteren, bereits länger bestehenden Firma ähnlich ist. Es ist folglich ein Trugschluss, dass keine firmenrechtlichen Bestimmungen verletzt worden sein sollen, wenn die Firma in das Handelsregister eingetragen worden ist. Im Sinne des öffentlichen Interesses und des Schutzes vor einer offensichtlichen Verwechslungsgefahr prüft das Handelsregisteramt in Bezug auf die Unterscheidbarkeit von Firmen nämlich nur, ob bereits identischeFirmen eingetragen worden sind. Bereits geringfügige Abweichungen von einer älteren Firma reichen aber aus, damit die neue Firma dennoch rechtmässig eingetragen werden kann. Weiter geht die Kognition des Handelsregisterführers bezüglich der Beurteilung einer allfälligen Verwechslungsgefahr nicht. 

IV. JÜNGSTE ENTWICKLUNGEN

Im September 2019 musste das Bundesgericht jüngst über die Verwechselbarkeit vierer Firmen von international ausgerichteten Unternehmen urteilen. Konkret klagten Archroma Management GmbH, Archroma IP GmbH und Archroma Consulting Switzerland GmbH gegen das jüngere Unternehmen, die accroma labtec AG. Die Unternehmen konkurrenzierten sich nicht unmittelbar, liegen aber in einem Umkreis von lediglich 10 km. Das Bundesgericht führte bezüglich der Unterscheidbarkeit der sich gegenüberstehenden Handelsgesellschaften aus, dass insbesondere die Firmenkerne, «Archroma» und «accroma», aufgrund deren Fantasiegehalt beim allgemeinen Publikum in Erinnerung bleiben würden. Die englischsprachigen Zusätze «Management», «IP», «Consulting Switzerland» und «labtec» seien weitgehend als beschreibend zu qualifizieren, womit sie nur von geringer Kennzeichnungskraft seien. Sie sind damit lediglich von geringer Bedeutung. 

Die Firmenzusätze würden sodann den Schluss zulassen, dass auch die Firmenbestandteile «Archroma» und «accroma» englisch auszusprechen seien, womit bei deren Aussprache erhebliche Unterschiede bestehen würden. Sie würden sich damit im Klang eindeutig voneinander abheben. Die Abweichungen am Wortanfang (Archroma und accroma) würden auch einen erheblichen Unterschied im Schriftbild machen – dies insbesondere auch unter Berücksichtigung der Gross- und Kleinschreibung. Damit stimme bei den sich gegenüberstehenden Firmen lediglich der Bestandteil «roma» überein, währenddem sich die Zusätze und die Wortanfänge deutlich voneinander unterscheiden würden. Die geographische Nähe der Unternehmen (10 km) führe darüber hinaus nicht zu einer erhöhten Verwechslungsgefahr, zumal sie ihren Sitz nicht am gleichen Ort hätten und nicht in einem konkurrenzierenden Verhältnis stünden. Schlussendlich kam das Bundesgericht zum Schluss, dass sich die Firmen deutlich voneinander unterscheiden würden und damit keine Verwechslungsgefahr bestehe (vgl. BGer 4A_170/2019 vom 24. September 2019). 

V. FAZIT

Die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften waren bisher als hoch einzustufen. Mit dem jüngsten Entscheid des Bundesgerichts ist nun fraglich, ob die Tendenz des Bundesgerichts in Richtung Lockerung der Anforderungen an die deutliche Unterscheidbarkeit von Firmen geht – insbesondere wenn es sich nicht um unmittelbare Konkurrenzunternehmen handelt. Dies dürfte wohl auch mit der vermehrten Dichte an schweizerischen Unternehmen und dem zunehmenden internationalen Handel zusammenhängen. Jedenfalls hätte das Bundesgericht im jüngsten Fall einer firmenrechtlichen Auseinandersetzung m.E. auch ohne Weiteres anders entscheiden und damit eine deutliche Unterscheidbarkeit verneinen können. Der Entscheid des Bundesgerichts ist dennoch mit Vorsicht zu geniessen; schlussendlich zählt immer der Einzelfall! Bei der Gründung eines neuen Unternehmens ist man also (zumindest aus rechtlicher Sicht) nach wie vor gut beraten, wenn die Firma keine (oder wenigstens nicht nur) Sachbezeichnungen, sondern einen möglichst hohen Fantasiegehalt aufweist. Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass bei der Bildung einer neuen Firma nicht nur das Handelsregister konsultiert werden sollte, sondern auch nationale und internationale Markenregister auf ähnlich lautende Kennzeichen geprüft werden sollte. Ansonsten droht dem Träger der neuen Firma eine Klage gestützt auf das Markenschutzgesetz (MSchG) oder das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).

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8. Januar 2020 / MLaw Simone Küng,

MLaw Simone Küng, Rechtsanwältin unter Mithilfe von MLaw Sarah Stirnemann

Zu den unzulässigen Wettbewerbsabreden gehören u.a. vertikale und horizontale Preisabreden. Sie gelten als besonders wettbewerbsschädlich und werden von der Wettbewerbskommission der Schweiz (Weko) geahndet. Stein des Anstosses ist in der Regel eine vertragliche Vereinbarung zwischen Marktteilnehmern, in welcher sie sich zur Einhaltung von Mindestpreisen bzw. festen Wiederverkaufspreisen verpflichten. In solchen Fällen drohen den Unternehmen hohe Bussen, die bis zu 10 % des in den letzten drei (!) Geschäftsjahren in der Schweiz erzielten Umsatzes erreichen können (Art. 49a Abs. 1 des Kartellgesetzes [kurz: KG]).

I. VERTIKALE UND HORIZONTALE WETTBEWERBSABREDEN

Art. 5 Abs. 3 und 4 KG sieht als unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen sowohl die vertikale als auch die horizontale Wettbewerbsabrede vor. Unter einer horizontalen Abrede versteht man eine Abrede zwischen Unternehmern gleicher Marktstufe und damit zwischen aktuellen oder potenziellen Konkurrenten. Eine vertikale Abrede kann hingegen nur zwischen Unternehmern unterschiedlicher Markstufen vorliegen, d.h. die Unternehmer stehen in einer Nachfrager-Anbieter-Beziehung. Beide Arten von Wettbewerbsabreden sind widerrechtlich und gehören zu den sog. «harten Kartellen». Sie werden aufgrund ihrer (erfahrungsgemäss) stark negativen Auswirkungen auf den Wettbewerb als besonders schädlich erachtet und von der Weko entsprechend streng beurteilt.

II. FESTLEGUNG VON MINDEST- ODER FESTPREISEN

Die vertikale Preisabrede (oder auch Preisfestsetzung zweiter Hand genannt) setzt eine Absprache der Marktteilnehmer über die Wiederverkaufspreise voraus. Hierbei kann es sich um Mindest- oder Festpreise handeln. D.h., dem Marktteilnehmer muss die Möglichkeit genommen werden, seinen Verkaufspreis selbst festzulegen. Dies kann auch nur ein einzelnes Preiselement des Wiederverkaufspreises betreffen, sofern es schlussendlich zu einer preisharmonisierenden Wirkung auf dem Markt führt.

Was vielen Marktteilnehmern nicht bewusst sein dürfte, ist der Umstand, dass nicht nur direkte Preisabreden (wie bspw. eine Liste mit einzuhaltenden Mindest- oder Fixpreisen) als unzulässig erachtet werden, sondern auch indirekte Preisabreden, die u.a. Rabattgewährungen bei Einhaltung eines bestimmten Preisniveaus oder Abreden über Höchstrabatte, die die Wiederverkäufer zu beachten haben, beinhalten können. Auch einfache Preisempfehlungen, die sich durch Gewährung von Anreizen schlussendlich wie eine Abrede von Verkaufspreisen auswirken, können den Wettbewerb verzerren und sind verboten. Grundsätzlich unbedenklich sind unverbindliche Preisempfehlungen, die explizit als solche bezeichnet werden und nicht durch Druckausübung oder mit Gewährung von (finanziellen) Anreizen seitens des Herstellers durchgesetzt werden sollen.

Die Abredebeteiligten müssen zudem aus freien Stücken bewusst und gewollt zusammenwirken, wobei die Abrede eine Wettbewerbsbeschränkung bezwecken oder bewirken soll. Die Wettbewerbsabrede muss nicht zwingend in einem Vertriebsvertrag festgehalten werden. In Frage kommt jede Art von Vertrag oder auch eine Kommunikation per Email / Fax oder nur eine mündliche Mitteilung über einen Aussendienstmitarbeiter.

III. VERMUTUNG DER WETTBEWERBSBESEITIGUNG BEI VERTIKALEN PREISABREDEN

Im Kartellrecht wird i.d.R. einzelfallbezogen geprüft, ob die spezifischen Handlungen der Parteien einen relevanten Einfluss auf den Wettbewerb haben und diesen dadurch in unzulässiger Art und Weise beeinflussen (geprüft wird der relevante Markt sowie das Ausmass bzw. die Erheblichkeit der durch die Marktteilnehmer begangenen Wettbewerbsbeschränkung). Anders ist dies bei «harten Kartellen»: In diesen Fällen wird – vereinfacht gesagt – nur geprüft, ob ein hartes Kartell vorliegt oder nicht. Ist der Tatbestand eines harten Kartells erfüllt, so wird von Gesetzes wegen davon ausgegangen, dass der freie Wettbewerb durch die Beteiligten wirksam beseitigt werde. Die vertikale Preisabrede stellt ein solch hartes Kartell dar. Wurde zwischen den Unternehmern unterschiedlicher Marktstufen also eine Absprache über Mindest- oder Fixpreise getroffen, so geht das Gesetz davon aus, dass eine wirksame Wettbewerbsbeseitigung vorliegt. Diese Vermutung kann widerlegt werden, indem nachgewiesen wird, dass trotz der Wettbewerbsabrede noch genügend Wettbewerb besteht (vgl. nachstehend).

IV. RESTWETTBEWERB – WIDERLEGUNG DER GESETZESVERMUTUNG

Liegt eine vertikale Preisabrede vor, so kann die Vermutungsfolge, wonach der Wettbewerb wirksam beseitigt worden ist, widerlegt werden. Nun ist es Sache der Abredebeteiligten nachzuweisen, dass trotz der vertikalen Preisabrede noch ausreichend Innen- oder Aussenwettbewerb besteht (genügend Restwettbewerb). Bei ausreichendem Innenwettbewerb halten sich bspw. genügend Abredebeteiligte nicht an die getroffene Vereinbarung oder die Abrede betrifft nur einen unwichtigen Wettbewerbsparameter. Aussenwettbewerb liegt vor, wenn genügend andere Unternehmen nicht an der Abrede beteiligt sind.

Nach der Praxis der Weko kann die in Art. 5 Abs. 4 KG enthaltene Vermutung auch beseitigt werden, wenn genügend Interbrand- und Intrabrand-Wettbewerb besteht. Intrabrand-Wettbewerb betrifft den Wettbewerb zwischen den Anbietern derselben Marke. Er muss sowohl qualitativen als auch quantitativen Erfordernissen genügen, um die Unzulässigkeitsvermutung zu widerlegen. Kumulativ wird vorausgesetzt, dass auch Interbrand-Wettbewerb be- steht. Darunter versteht man das Wettbewerbsverhältnis zu Konkurrenten mit substituierbaren Produkten (also unterschiedlicher Marken). Hierbei geht es insbesondere um die Anzahl und Bedeutung markenfremder Wiederverkäufer.

Ist die Widerlegung der Vermutung erfolgreich, so ist dennoch zu prüfen, ob die Wettbewerbsabrede allenfalls eine erhebliche Wettbewerbsbeschränkung i.S.v. Art. 5 Abs. 1 KG darstellt.

V. ERHEBLICHE WETTBEWERBSBESCHRÄNKUNG (ART. 5 ABS. 1 KG)

Auch wenn die gesetzliche Vermutung der Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs durch eine vertikale Preisabrede mittels auseichendem Restwettbewerb widerlegt werden kann, ist es dennoch möglich, dass die Abrede gegen das Kartellgesetz verstösst, wenn sie von erheblichem Ausmass ist und damit Art. 5 Abs. 1 KG erfüllt. Die Frage, ob eine erhebliche Wettbewerbsbeschränkung vorliegt, wie dies von Art. 5 Abs. 1 KG vorausgesetzt wird, ist an sich obsolet, zumal das Bundesgericht davon ausgeht, dass Preisabreden i.S.v. Art. 5 Abs. 4 KG per se als erheblich gelten, womit der Tatbestand von Art. 5 Abs. 1 KG als erfüllt erachtet wird. Aber auch hier besteht die Möglichkeit, die Preisabrede zu rechtfertigen: Art. 5 Abs. 2 KG hält fest, dass erhebliche Wettbewerbsabreden aus Gründen der wirtschaftlichen Effizienz gerechtfertigt sein können.

Die Wettbewerbsabreden sind gerechtfertigt, wenn sie notwendig sind, um die Herstellungs- oder Vertriebskosten zu senken, Produkte oder Produktionsverfahren zu verbessern, die Forschung oder die Verbreitung von technischen oder beruflichem Wissen zu fördern oder um Ressourcen rationeller zu nutzen und hierdurch den beteiligten Unternehmen in keinem Fall Möglichkeiten eröffnen, wirksamen Wettbewerb zu beseitigen (Art. 5 Abs. 2 KG). In diesem Fall wird aus wirtschaftspolitischen Gründen ein ergebnisorientierter Ansatz verfolgt, und der Gesetzgeber verzichtet auf die konsequente Durchsetzung des Wettbewerbs.

VI. FAZIT

Einigen sich Händler und Abnehmer auf Wiederverkaufspreise, kann ein Verstoss gegen das Kartellgesetz vorliegen. Dies muss nicht immer in Form einer Liste mit Mindest- oder Fixpreisen geschehen, sondern kann auch indirekt, über vermeintlich unverbindliche Preisempfehlungen, erfolgen, deren Einhaltung aber mit (finanziellen) Anreizen gefördert wird. Weitere Angaben darüber, in welchen Fällen eine unrechtmässige vertikale Preisabrede vorliegt und welche Umstände die Weko dazu veranlassen kann, auch Preisempfehlungen aufzugreifen und zu überprüfen, finden sich in der von der Weko eigens herausgegebenen «Vertikalbekanntmachung» sowie deren Erläuterung. So genügt bereits die Tatsache, dass Preisempfehlungen nicht explizit als «unverbindlich» bezeichnet werden oder der Umstand, dass die Preisempfehlung von einem bedeutenden Teil der Wiederverkäufer befolgt werden. Selbst wenn anschliessend der Nachweis gelingt, dass genügend Restwettbewerb vorhanden ist und damit die Vermutung der Beseitigung von wirksamem Wettbewerb widerlegt werden kann, ist es dennoch möglich, dass in der Preisabrede eine erhebliche Wettbewerbsbeschränkung vorliegt. Die Herausgabe von Preislisten sollte entsprechend überdacht und vorsichtig formuliert werden, um nicht in das Visier der Wettbewerbskommission zu geraten.

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9. Oktober 2019 / MLaw Simone Küng

1 Die Weko kann, wenn ein Bedürfnis nach mehr Rechtssicherheit besteht, Grundsätze der Rechtsanwendung in allgemeinen Bekanntmachungen veröffentlichen (analog zu Art. 6 KG). Nebst der Vertikalbekanntmachung (VertBek) hat die Weko auch weitere Bekanntmachungen, insbesondere für KMUs und die KFZ-Branche, für welche besondere Bestimmungen gelten, erlassen. Sie geben Leitlinien vor und dienen der allgemeinen Transparenz.

MLaw Simone Küng, Rechtsanwältin

In der Entwicklung von Marken (sog. Branding) steckt viel Zeit, Innovation und in der Regel auch viel Geld. Schliess- ich ist die Marke das Aushängeschild des Unternehmens für deren Produkte und Dienstleistungen. Sie steht für Qualität und dient der Abgrenzung zur Konkurrenz. Bei der Registrierung einer Marke sollte man sich nicht zu viel Zeit lassen, denn es gilt das Motto «First come first served». Ist die Marke einmal eingetragen, hat der Inhaber das ausschliessliche Recht, Waren und Dienstleistungen mit seiner Marke zu kennzeichnen. Aus einer – aus marketingtechnischer Sicht – genialen Marke kann aber ohne Weiteres ein juristischer Dauerbrenner werden, wenn vorgängig keine sorgfältige Recherche durchgeführt wird und die wichtigsten markenrechtlichen Grundsätze unbeachtet bleiben.

I. KEIN BESCHREIBENDER INHALT

Um in der Schweiz Markenschutz zu erlangen, muss die gewählte Marke im schweizerischen Markenregister eingetragen werden. Es handelt sich also um ein Registerrecht. Die Anmeldung erfolgt über das Institut für Geistiges Eigentum (kurz IGE). Das IGE verweigert aber die Eintragung von Marken, die unmittelbar beschreibend sind. D.h. die Marke darf nicht direkt die Beschaffenheit, Qualität, Art oder den Herstellungsort der Produkte oder Dienstleistungen, die mit der Marke geschützt werden sollen, beinhalten (z.B. kann «Banane» nicht für Bananen oder Obst eingetragen werden). Zulässig wären solch beschreibende Angaben nur, wenn die Marke noch einen zweiten – einen nicht-beschreibenden – Bestandteil hat. Marken, die lediglich mittelbar beschreibende Angaben enthalten, können zwar eingetragen werden, aber auch hier gilt es Vorsicht walten zu lassen. Denn je eher die Marke beschreibend in Bezug auf die zu schützenden Produkte und Dienstleistungen ist, desto geringer ist deren Kennzeichnungskraft und damit deren Schutzumfang. Dies bedeutet, dass sich eine schwache Marke nicht im gleichen Umfang gegen eine ähnliche Marke wehren kann wie eine starke Marke, die beispielsweise aus einem reinen Fantasiewort besteht.

Darüber hinaus darf die Marke aber auch keine täuschenden Angaben über Eigenschaften (z.B. Qualität, Beschaffenheit oder Herkunft) der Ware oder Dienstleistung enthalten. So soll das Publikum vor Irreführungen geschützt werden. Beispielsweise darf das Schweizerkreuz zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen nur verwendet werden, wenn die betroffenen Waren oder Dienstleistungen auch tatsächlich aus der Schweiz stammen. Schlussendlich darf die Marke nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder gegen geltendes Recht verstossen. Praxisrelevant sind hier insbesondere religiöse Namen oder Symbole. Das Bundesgericht entschied, dass das Zeichen «Madonna» nicht in das schweizerische Markenregister eingetragen werden darf, weil es die religiösen Gefühle verletzen könne und damit sittenwidrig sei (BGE 136 III 474).

II. VORGÄNGIGE RECHERCHE

Bevor man eine Marke beim IGE zur Registrierung anmeldet, sollte eine gründliche Markenrecherche durchgeführt werden. Die Recherche sollte zumindest die Überprüfung von identischen oder ähnlichen Marken, Domain- und Firmennamen beinhalten. Unterlässt man eine ausgiebige Recherche, so kann dies später zu Konflikten mit ande- ren Kennzeichen führen. Denn Schutz geniesst stets der Inhaber älterer Rechte. Dabei genügt es nicht, lediglich das schweizerische Markenregister zu durchforsten, zumal eine Marke als Internationale Marke eingetragen und über eine Schutzausdehnung auch in der Schweiz Schutz erlangen kann. Solche sog. IR-Marken sind im schwei- zerischen Markenregister i.d.R. nicht ersichtlich. Darüber hinaus sollte man sich von Beginn an überlegen, ob die Marke lediglich in der Schweiz oder auch im Ausland geschützt werden soll. Entsprechend wären vorgängig auch ausländische Register auf verwechselbare Zeichen zu überprüfen.

Zu beachten gilt es zudem, dass das IGE bei der Markeneintragung nicht prüft, ob allenfalls eine Verwechslungs- gefahr mit einer anderen – bereits eingetragenen – Marke (geschweige dann mit anderen Schutzrechten) besteht. So kann es durchaus sein, dass im Markenregister zwei identische Marken eingetragen sind. Nur weil die Marke eingetragen wird, bedeutet dies also nicht, dass keine anderen Schutzrechte verletzt werden. Es liegt jeweils am Inhaber der älteren Schutzrechte, seine Prioritätsansprüche gegen jüngere Marken geltend zu machen und durch- zusetzen.

III. WAREN- UND DIENSTLEISTUNGSVERZEICHNIS

Bevor die Marke im schweizerischen Markenregister eingetragen werden kann, muss ein sogenanntes «Waren- und Dienstleistungsverzeichnis» erstellt werden. Darin sind die Waren und / oder Dienstleistungen zu bezeichnen, für welche unter der einzutragenden Marke Schutz erlangt werden soll. Hierbei können allerdings nicht wahllos Begriffe aufgezählt werden, sondern die Eintragung erfolgt nach der sogenannten «Nizza-Klassifikation». Diese sieht unterschiedliche Klassen zur Einteilung sämtlicher Waren und Dienstleistungen vor. Der Minimalist mag nun versucht sein, lediglich eine oder mehrere ganze Klassifikationsgruppen zu nennen, in welcher sich die gewünschten Waren und / oder Dienstleistungen befinden. Dies genügt aber den Anforderungen des IGE nicht. Vielmehr sind die Waren und Dienstleistungen nicht nur der richtigen Klasse zuzuordnen, sondern auch präzise zu bezeichnen (die Angabe «sämtliche Waren / Dienstleistungen dieser Klasse» genügt also nicht).

Ist die Marke einmal eingetragen, kann das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht einfach weiter ausgedehnt werden (wenn man z.B. seine Produktpalette weiter ausbauen möchte), sondern die Marke müsste erneut – mit einem erweiterten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis – zur Eintragung angemeldet werden – selbstverständlich unter erneuter Gebührenauferlegung durch das IGE. Die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und dessen Marktausrichtung ist also bereits bei der Markeneintragung zu berücksichtigen. Aber auch ein von Beginn weg sehr breit aufgestelltes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis birgt seine Tücken: Je umfassender das Verzeichnis gefasst ist, desto eher besteht die Gefahr, dass ein anderer Markeninhaber mit einer älteren ähnlichen Marke für dieselben Waren und / oder Dienstleistungen Schutz beansprucht hat und damit entsteht das Risiko eines Angriffs durch den Inhaber dieser älteren Marke. Darüber hinaus steigen auch die Gebühren für die Markenhinterlegung (drei Waren- und Dienstleistungsklassen sind in der Grundgebühr von derzeit CHF 550.00 für die Hinterlegung enthalten; jede weitere Klasse kostet den Anmelder CHF 100.00). Hingegen ist eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nach erfolgter Eintragung der Marke jederzeit möglich.

Die Erstellung eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses mag sich also vorerst banal anhören, längerfristig betrachtet ist es aber Ausfluss einer durchdachten Markenstrategie, bei welcher insbesondere auch zukünftige Entwicklungen der eigenen Marke zu berücksichtigen sind.

IV. VERWECHSLUNGSGEFAHR

Ist die Marke einmal eingetragen, kann sich der Markeninhaber – schweizweit – gegen ähnliche oder identische Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen zur Wehr setzen und deren Gebrauch verbieten, sofern für die relevanten Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht. Es wird zwischen unmittelbarer und mittelbarer Verwechslungsgefahr unterschieden. Von mittelbarer Verwechselbarkeit spricht man, wenn der betroffene Verkehrskreis die Zeichen zwar unterscheiden kann, aber aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen der Eindruck entsteht, dass zwischen den betroffenen Unternehmen eine Verbindung besteht (bspw. carpe diem / carpe noctem). Eine unmittelbare Verwechselbarkeit liegt vor, wenn die kollidierenden Zeichen für die Abnehmer der betroffenen Waren und Dienstleistungen schlichtweg kaum zu unterscheiden sind.

Einleitend wurde bereits ausgeführt, dass je eher die Marke beschreibend in Bezug auf die zu schützenden Produkte und Dienstleistungen ist, desto geringer deren Kennzeichenkraft ist und damit deren Schutzumfang. Und im Umkehrschluss: Je origineller und je bekannter eine Marke ist, desto eher wird eine Verletzung anderer Markenrechte angenommen. Um sich vor Angriffen Dritter zu schützen, lohnt es sich also, eine möglichst originelle und insbesondere nicht beschreibende Marke zu kreieren.

V. GRENZEN DES MARKENSCHUTZES

Wird die Marke im schweizerischen Markenregister eingetragen, so ist sie vom Anmeldedatum an für zehn Jahre geschützt. Die Eintragung kann beliebig oft um weitere zehn Jahre verlängert werden. Zu bedenken ist, dass die Marke – sobald sie einmal eingetragen ist – nicht mehr abgeändert werden kann. Demzufolge muss man sich vorgängig gut überlegen, ob in der einzutragenden Marke tatsächlich Slogans, Hinweise auf ein Jubiläum oder andere kurzweilige Hinweise integriert werden sollen. Dabei gilt es nicht ausser Acht zu lassen, dass die Marke nach den ersten fünf Jahren, nachdem sie in das Markenregister eingetragen worden ist, auch in dieser Form für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen benutzt werden muss. D.h., die Marke muss im Wesentlichen genau so gewerblich genutzt werden, wie sie auch eingetragen ist. Wird sie es nicht, so kann ein Dritter beim IGE oder beim zuständigen Zivilgericht die Löschung der Marke verlangen. Darüber hinaus geniesst die Marke selbstverständlich nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen Schutz, für welche sie auch registriert worden ist (einzige Ausnahme bilden hier die sog. «berühmten Marken» wie bspw. Coca-Cola oder Nike).

Nach dem Territorialitätsprinzip ist eine Schweizer Marke nur innerhalb der Schweiz geschützt. Soll sie auch im Ausland Schutz erlangen, ist deren Schutz auf die anderen Länder auszudehnen. Hierfür stehen dem Markenanmelder mehrere Wege offen, welche vorgängig mit einem Markenberater besprochen werden sollten. Jede Strategie hat seine Vor- und Nachteile.

Eine Marke kann inzwischen bequem von zu Hause aus online angemeldet werden. Hierzu braucht es keinen Spezialisten. Um eine Marke längerfristig und erfolgreich etablieren zu können, gilt es hingegen bereits in der Vor- bereitung zur Markenanmeldung diverse Fragen und Besonderheiten zu klären, wobei sich die Konsultation eines Markenberaters empfiehlt.

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5. Juni 2019 / MLaw Simone Küng